Schloss Mickeln, Blauer Salon
18.06.14 18:00 - 20:00

Werkstattgespräch: Die Beerdigung der Vorrangthese durch den BGH im Rahmen der Entscheidung "Hard Rock Cafe"

Die Beerdigung der Vorrangthese durch den BGH im Rahmen der Entscheidung "Hard Rock Cafe"

Referenten: Dr. Marius Boewe / Konstantin von Werder - Mayer Brown Düsseldorf / Frankfurt a. M.

Am Mittwoch, den 18. Juni 2014, referierte Herr Konstantin von Werder im Rahmen der Werkstattgespräche des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz auf Schloss Mickeln über das Verhältnis des Markenrechts zum Lauterkeitsrecht. Insbesondere widmete sich Herr von Werder der Frage, ob die einst von der Rechtsprechung entwickelte Vorrangthese nunmehr durch das Urteil „Hard Rock Cafe“ (undefinedBGH, Urt. v. 15.8.2013 – I ZR 188/11) ihre Gültigkeit verloren hat.

I. Einführend stellte Herr von Werder die Überschneidungspunkte des Markenrechts mit dem Wettbewerbsrecht dar. Ein Vergleich der §§ 14 Abs. 2, 15 Abs. 2 MarkenG und der §§ 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bzw. Abs. 2 UWG lässt erkennen, dass sowohl markenrechtliche aus auch lauterkeitsrechtliche Normen dem Verwechslungsschutz dienen. Dritten ist es nach diesen Vorschriften nicht gestattet, geschützte Kennzeichen oder den geschützten Kennzeichen nachempfundene Zeichen zu verwenden, wenn auf diese Weise Verwechslungen oder Irreführungen hervorgerufen werden. In diesem Zusammenhang wies der Referent darauf hin, dass der marken- und lauterkeitsrechtliche Schutzbereich nicht vollkommen deckungsgleich sei. So gebe es beispielsweise für die in § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG normierte Rufausnutzung keine entsprechende Regelung im Wettbewerbsrecht.

Anschließend skizzierte Herr von Werder die Entwicklung der Rechtsprechung zum Konkurrenzverhältnis zwischen Marken- und Lauterkeitsrecht. Seit Einführung des Warenzeichengesetzes im Jahre 1936 galt lange Zeit der Grundsatz der Normenkonkurrenz, d.h. lauterkeitsrechtliche Normen konnten neben den ebenfalls einschlägigen Vorschriften des BGB zur Anwendung gelangen. Während die §§ 823, 1004 BGB zum Schutz bekannter Marken herangezogen wurden, diente § 3 UWG dem Schutz geografischer Herkunftsangaben. Dieses Nebeneinander von markenrechtlichen bzw. früher zivilrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Normen wurde durch die „Mac Dog“-Entscheidung des BGH grundlegend verändert.

II. In dem Urteil „Mac Dog“ (undefinedBGH, Urt. v. 30.04.1998 – I ZR 268/95) entschied der BGH, dass das Markengesetz in seinem Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 Abs. 1 BGB grundsätzlich keinen Raum lasse. Das am 1. Januar 1995 in Kraft getretene Markengesetz verdränge als spezialgesetzliche Regelung jegliche ebenfalls einschlägige Normen. Hinter diesem Anwendungsvorrang stand die Überlegung, dass nur der Inhaber eines Kennzeichenrechts die Verletzung desselben geltend machen dürfe, da das Markenrecht Ausschließlichkeitsrechte gewähre. Herr von Werder gab zu bedenken, dass diese sog. Vorrangthese möglicherweise im Widerspruch zu § 2 MarkenG stehe. Gemäß dieser Norm schließt das Markengesetz nämlich die Anwendung anderer Vorschriften zum Schutz von Kennzeichen nicht aus. Allerdings sah insbesondere die Rechtsprechung gleichwohl einen Anwendungsbereich für § 2 MarkenG. Vor allem §  1 UWG könne für einen ergänzenden Schutz herangezogen werden, wenn der Schutz nach dem Markengesetz versage.

Die durch die „Mac Dog“-Entscheidung begründete Vorrangthese war über ein Jahrzehnt lang ständige höchstrichterliche Rechtsprechung. In der Literatur wurde sie ebenfalls weitestgehend befürwortet. Auch nach Umsetzung der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken (UGP) hielt die Rechtsprechung zunächst an ihrer Vorrangthese fest. Wie bereits angedeutet galt sie jedoch nicht uneingeschränkt. So konnte neben einer markenrechtlichen Verletzung ebenfalls ein Wettbewerbsverstoß angenommen werden, wenn die in Rede stehende Handlung Merkmale eines Unlauterkeitstatbestandes erfüllte, der vom Markenrecht gerade nicht erfasst wurde. Darüber hinaus bestand eine Normenkonkurrenz zwischen Marken- und Lauterkeitsrecht, wenn das betreffende Geschehen unter anderen Gesichtspunkten gewürdigt werden musste als bei der markenrechtlichen Beurteilung.

III. Dieser Grundsatz vom Anwendungsvorrang des Markenrechts wurde nunmehr durch das Urteil „Hard Rock Cafe“ (undefinedBGH, Urt. v. 15.8.2013 – I ZR 188/11) aufgegeben. Der Entscheidung liegt folgender Sachverhalt zu Grunde: Die Beklagte betreibt in Heidelberg seit 1978 ein Restaurant unter dem Namen „Hard Rock Cafe Heidelberg“. Daneben vertreibt sie Merchandising-Artikel mit gleicher Aufschrift und/oder unter Verwendung des Hard-Rock-Logos. Zur Zeit der Eröffnung des Restaurants in Heidelberg hatte sich die weltweit tätige Hard-Rock-Gruppe – zu der die Beklagte gerade nicht gehört – noch nicht in Deutschland niedergelassen und verfügte daher zu diesem Zeitpunkt über keinen markenrechtlichen Schutz in Deutschland. 1993 erwirkte die Inhaberin zahlreicher Marken mit den Wortbestandteilen „Hard Rock“ eine einstweilige Verfügung gegen die Beklagte. Nach Widerspruch Letzterer wurde die Verfügung allerdings zurückgenommen. Danach bestand zwischen den Parteien für 15 Jahre keinerlei Kontakt. Der BGH musste nun u.a. darüber befinden, ob sich die erste Klägerin als Verantwortliche dreier deutscher Hard-Rock-Cafés 1.) gegen den Betrieb einer Gaststätte unter der Bezeichnung „Hard Rock“ wehren kann und 2.) ob der weiteren Klägerin als Inhaberin zahlreicher Marken mit den Bestandteilen „Hard Rock“ ein Anspruch auf Unterlassung hinsichtlich des Vertriebs der Merchandising-Produkte zusteht.

1. Im Bezug auf den Betrieb des Restaurants wies der BGH den Antrag der Klägerin zurück. Zum einen könne sich die Beklagte möglicherweise auf ein prioritätsälteres Unternehmenskennzeichenrecht im Raum Heidelberg berufen, zum anderen sei der markenrechtliche Anspruch aufgrund der langjährigen wissentlichen Duldung des Restaurantbetriebs gem. § 242 BGB verwirkt.

2. Im Hinblick auf den Verkauf der Merchandising-Artikel bejahten die Richter einen Anspruch auf Unterlassung. Da diese Tätigkeit keine Dauerhandlung darstelle, sondern wiederholte gleichartige Verletzungshandlungen mit sich bringe, könne auch eine längere Untätigkeit des Markeninhabers kein Vertrauen darauf begründen, dass dieser auch künftig ein derartiges Verhalten dulde.

Zum Konkurrenzverhältnis zwischen Marken- und Lauterkeitsrecht führte der BGH aus, dass seit der Umsetzung der UGP-Richtlinie ins deutsche Recht der lauterkeitsrechtliche Schutz aus § 5 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bzw. Abs. 2 UWG neben dem individualrechtlichen Schutz aus dem Markenrecht bestehe. Neben den markenrechtlichen Ansprüchen müsse also durchaus geprüft werden, ob das Betreiben oder Bewerben eines Restaurants mit dem Hard-Rock-Logo zur Täuschung über die betriebliche Herkunft der dort angebotenen Dienstleistungen führe. Allerdings sei auch im Wettbewerbsrecht ein Kennzeichenrecht des Restaurantbetreibers mit besserer Priorität zu beachten. In diesem Fall könne der Klägerin ein Anspruch auf Unterlassung einer irreführenden Verwendung des Logos mittels klarstellender Hinweise zustehen. Am Ende seiner Ausführungen ging der BGH schließlich auf das Rechtskonstrukt der Verwirkung im Lauterkeitsrecht ein. Da das Lauterkeitsrecht dem Verbraucherschutz dient und mithin im Interesse der Allgemeinheit vor Irreführungen schützen soll, können wettbewerbsrechtliche Ansprüche nur in eng begrenzten Ausnahmefällen verwirken. Allerdings sprachen sich die Richter im vorliegenden Fall für eine Verwirkung aus. Der jedem Mitbewerber gewährte lauterkeitsrechtliche Schutz könne nicht weitergehen als das in gleicher Weise auf Unterlassung gerichtete individuelle Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers. Allerdings bezweifelte der Referent, dass der BGH auch bei Klageeinreichung eines sonstigen Dritten eine Verwirkung der Ansprüche gem. § 242 BGB angenommen hätte.

IV. Zum Abschluss seines Vortrages beleuchtete Herr von Werder die rechtlichen Konsequenzen des Urteils „Hard Rock Cafe“ für Lehre und Praxis. Ein Nebeneinander von marken- und lauterkeitsrechtlichen Ansprüchen wirkt sich zunächst einmal positiv auf die Anzahl potentieller Kläger aus: Die Verletzung eines Zeichenrechts kann nicht mehr nur von seinem Inhaber gerichtlich geltend gemacht werden. Gem. § 8 UWG können auch Mitbewerber oder Verbraucherverbände rechtswidrige Wettbewerbshandlungen monieren. In diesem Zusammenhang stellt sich vor allem die Frage, wie nunmehr das Konkurrenzverhältnis zwischen Marken- und Lauterkeitsrecht qualifiziert werden muss. Ein Anwendungsvorrang des Markenrechts scheidet seit „Hard Rock Cafe“ definitiv aus. Nach Auffassung Herrn von Werders könne dennoch von einem modifizierten Vorrang des Markenrechts gesprochen werden. Markenrechtliche Wertungen und Grundsätze seien bei der Auslegung und Anwendung des Wettbewerbsrechts zu berücksichtigen. Dies habe den Vorteil, Wertungswidersprüchen vorbeugen oder sie zumindest minimieren zu können. Zur Veranschaulichung seiner These bemühte Herr von Werder einige Beispiele. So müsse – wie auch bereits von den Richtern des BGH in der Entscheidung „Hard Rock“ festgestellt – der markenrechtliche Prioritätsgrundsatz im Rahmen der Auslegung des § 5 UWG Berücksichtigung finden. In Bezug auf die Einrede der Verwirkung nahm der BGH explizit eine Angleichung des Lauterkeitsrechts an das Markenrecht vor. Um einen Wertungswiderspruch zu vermeiden, bestimme die Annahme einer markenrechtlichen Verwirkung ebenfalls die Beurteilung nach § 5 UWG. Ferner kann nach Ansicht des Referenten kein lauterkeitsrechtlicher Anspruch wegen Irreführung bestehen, wenn der Markeninhaber die Benutzung seines Ausschließlichkeitsrechts aufgrund von Lizenzverträgen gestattet oder aber zwei voneinander unabhängige Rechtssubjekte nach markenrechtlicher Wertung zur Führung des gleichen Kennzeichens berechtigt sind.

V. In der anschließenden Diskussion wurde noch einmal auf die prozessrechtlichen Auswirkungen der Entscheidung „Hard Rock Cafe“ eingegangen. Ob dieses Urteil tatsächlich zu einer Erhöhung der Fallzahlen bzw. Klagen führen wird, bleibt abzuwarten.

Wiss. Mit. Linn-Karen Fischer

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