Schloss Mickeln, Blauer Salon
14.01.15 18:00 - 20:00

Werkstattgespräch: Der Vergütungsanspruch des Hochschulerfinders nach "Genveränderung"

Der Vergütungsanspruch des Hochschulerfinders nach "Genveränderung"

Referent: Rechtsanwalt Herr Niklas Kintin, CBH Rechtsanwälte, Köln

Der Vortrag widmete sich dem in der Praxis relevanten Problem des Vergütungsanspruchs des Hochschulerfinders nach § 42 ArbEG vor dem Hintergrund der ergangenen BGH Entscheidung „Genveränderungen“ vom 05.02.2013 - X ZR 59/12, GRUR 2013, 498. Der Referent führte zunächst in die Thematik ein, indem er einen Überblick über die gesetzlichen Grundlagen und des Regelungszwecks des § 42 ArbEG gab. Herr Kinting befasste sich schwerpunktmäßig mit dem in der Praxis auch stark umstrittenen Problem der rechtlichen Erfassung und der Reichweite des Begriffs der „Einnahmen“ in § 42 Nr. 4 ArbEG. Anschließend stellte er einige der auch in der Praxis gängigen Lösungsmodelle vor, wenn auch letztlich nach seiner Ansicht kein Modell gänzlich zu überzeugen vermag.

Als Rechtsgrundlage für einen Vergütungsanspruch eines Erfinders für Erfindungen an Hochschulen gilt die Sonderbestimmung des § 42 ArbEG, als lex specialis zum allgemeinen Vergütungsanspruch aus § 9 ArbEG. Als Sonderbestimmung gilt § 42 ArbEG für alle an einer Hochschule Beschäftigten. In Nr. 1 des § 42 ArbEG ist die positive Publikationsfreiheit enthalten, in Nr. 2 hingegen die negative Publikationsfreiheit. In Nr. 4 ist eine Pauschalierung der Vergütung gesetzlich angeordnet: „Verwertet der Dienstherr die Erfindung, beträgt die Höhe der Vergütung 30 vom Hundert der durch die Verwertung erzielten Einnahmen.“ Regelungszweck des § 42 ArbGE sei vornehmlich eine bewusste Privilegierung des Forschungspersonals, durch Schaffung und Sicherung eines Hochschulpatentwesens mit effektiver Verwertung. Durch die Neuregelung bestehe eine Zunahme der Auftragsforschung im Verhältnis zur Eigenforschung der Hochschulen, eine Produktbezogenheit der Forschungs- und Entwicklungsaufträge als auch ein verstärktes Verständnis der Forschung als Dienstleistung. Die Folge der Neuregelung sei auf der einen Seite der stärkere Einfluss der Hochschule und der Patentverwertungsagenturen (PVA) zu Lasten der Verhandlungsposition der Hochschulwissenschaftler, wodurch eine erschwerte Vertragsgestaltung bestehe, da die Erfindung nicht offenbart werden müsse und daher die Industrie nicht die Ergebnisse erlangen kann, für welche sie allerdings bezahlt hat. Im Gegenzug bestehe als starkes Gegengewicht die positive und negative Publikationsfreiheit.

Um einen Vergütungsanspruch nach  § 42 Nr. 4 ArbEG geltend zu machen, bestehe als einzige Vorlaussetzung lediglich das Kausalitätsprinzip, welches besagt, dass die Einnahmen kausal auf der Diensterfindung beruhen müssen. Problematischer seien hingegen die konkrete Bemessungsgrundlage des Vergütungsanspruchs und die sich daran schließende Frage, welche Kosten konkret als abzugsfähig zu berücksichtigen sind. Grundsätzlich seien als Bemessungsgrundlage die gesamten erfindungsbezogenen Bruttoeinnahmen nach Abzug von Steuern zugrunde zu legen (insbesondere Umsatzsteuer, nicht aber Ertragssteuern). Auch sei kein Abzug von Schutzrechtsanmeldungs-, Aufrechterhaltungs-, und Verwertungskosten der Hochschule vorzunehmen. Diskussionswürdig bleibe hingegen, ob die Erstattung/Freistellung von Anmeldekosten, Aufrechterhaltungskosten etc. durch Industriepartner/Lizenznehmer als „Einnahme“ im Sinne des § 42 Nr. 4 ArbEG zu betrachten ist.

Der BGH hat in seiner Entscheidung „Genveränderungen“ vom 05.02.2013 vertreten, dass zu den Einnahmen im Sinne des § 42 Nr. 4 ArbEG nicht nur Geldzahlungen gehören, sondern auch alle sonstigen geldwerten Vorteile, die der Dienstherr infolge der Verwertung erlange. Ein solcher Vorteil fließe dem Dienstherrn auch dann zu, wenn es ein Lizenznehmer auf eigene Kosten übernehme, zu Gunsten des Dienstherrn ein Schutzrecht zu begründen, aufrechtzuerhalten oder zu verteidigen. Zur Begründung führte der BGH u.a. aus, dass der Wortlaut der § 42 Nr. 4 ArbEG nicht zwischen den einzelnen Arten von Einnahmen differenziere und daher auch das Schutzrecht ein Vermögenswert darstelle, welches dem Dienstherrn zugutekomme. Es sei pauschalierend auf die Einnahmen abzustellen, die der Dienstherr durch die Verwertung erziele. Herr Kinting erläuterte, dass die Entscheidung des BGH formal richtig sei, da sie auch dem Willen des Gesetzgebers entspreche, da die Vorschrift dazu diene, unabhängig davon, ob die Verwertung durch Lizenzvergabe, Patentvergabe oder in sonstiger Weise erfolge, den Erfinder an allen Vermögenswerten zu beteiligen, die dem Dienstherrn durch die Verwertung zufließen. Maßgeblich sei letztlich der Kausalzusammenhang zur Verwertung der Erfindung. Wirtschaftlich negative Konsequenzen für die Hochschule können zum einen eine fehlende gesicherte Amortisierung erheblicher Kosten (Entwicklungs,- Schutzrechts,- Beratungskosten etc.) darstellen und zum anderen das Risiko eines erheblichen Minusgeschäfts mit dem Industriepartner beinhalten, durch eine weltweite Anmeldung und jahrelanger Aufrechterhaltung.

Herr Kinting stellte sodann vier Lösungsmöglichkeiten vor, welche allesamt in der Praxis gehandhabt werden. Zum einen gäbe es die Möglichkeit, die Erfindungsvergütungspflichten durch den Vertragspartner zu übernehmen. Allerdings scheitere dieses Lösungsmodell in der Praxis häufig an dem fehlenden Interesse der Industriepartner, da gegebenenfalls auch eine Schlechterstellung eigener Arbeitnehmer drohe. Als zweites Modell komme der Verzicht des Erfinders auf den Vergütungsanspruch aus der Kostenerstattung in Frage. Allerdings drohe auch durch diese Vertragsgestaltung ggf. der Verstoß gegen arbeitnehmerschützende Vorschriften (§ 22 S. 1, 23 Abs. 1 ArbEG). Um eine Unwirksamkeit zu umgehen, sei die Vereinbarung einer Gegenleistung für den Verzicht auf Beteiligung an einer Kostenerstattung notwendig, beispielsweise eine Erhöhung des Vergütungsanspruchs bei Lizenzeinnahmen;    (z. B. von 30 % auf 35 %). Dadurch könne der Erfinder eine höhere Vergütung im Falle tatsächlich fließender Lizenzeinnahmen erhalten. Allerdings bestehe auch hier das Risiko trotz erzielter „Einnahmen“ im Sinne des § 42 Nr. 4 ArbEG einer „Null-Vergütung“. Als dritte Variante komme auch der Erwerb der vermögenswerten Rechte an der Erfindung an den Vertragspartner der Hochschule in Betracht. Der Nachteil bestünde allerdings darin, dass kein Dauerschuldverhältnis mit der Möglichkeit der Einflussnahme bestehe. Ferner bestehe das Risiko eines geringen Erlöses aufgrund der Ungewissheit der Nutzung. Zuletzt sei noch die Übertragung der Erfindung an PVA/„IP-Gesellschaften“, die wiederum Lizenzverträge mit Dritten schließen, denkbar. Dadurch trage die PVA/„IP-Gesellschaft“ die Kosten und die Kostenerstattung. Allerdings sei auch in diesem Fall zu bedenken, dass auch die PVA ihrerseits Kosten gegenüber der Hochschule in Rechnung stellt, die nicht abzugsfähig sind.

Nach Ansicht von Herrn Kinting könne letztlich keines der vorgestellten Lösungsmodelle vollends überzeugen, da jedes Modell auch erhebliche Risiken enthält. Das Hauptproblem sei letztlich die unbefriedigende derzeitige Gesetzeslage, so dass schlussendlich der Gesetzgeber gefordert sei § 42 Nr. 4 ArbEG zu korrigieren. Herr Kinting empfiehlt daher die Abkehr vom „Bruttoprinzip“ und somit eine Vergütung von 30 % der „Nettoeinnahmen“ aufzunehmen. In Frankreich gäbe es bereits eine ähnliche Regelung. Insbesondere die Klärung der abzugsfähigen Kosten sei wünschenswert. Jedenfalls die Schutzrechtskosten sollten zukünftig abzugsfähig sein.

Im Anschluss an den Vortrag diskutierten die zahlreich erschienenen Teilnehmer über die vorgestellten Lösungsmodelle und die vorgestellte BGH Entscheidung. Die BGH Entscheidung als solche wurde überwiegend als richtig erachtet, letztlich habe der BGH allerdings zur klärungsbedürftigen Frage der abzugsfähigen Kosten geschwiegen.

WissHK Christina Froschauer

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