Referenten: Jutta Lommatzsch,
Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz
Isabelle Friedhoff, LL.M.,
Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz
RA und Diplom-Physiker Klaus Haft,
Clifford Chance Pünder, Düsseldorf
RA Dr. Winfried Schmitz, M.C.J.,
Schmitz Rechtsanwälte, Düsseldorf
Von: Wiss. Mit. Isabelle Friedhoff, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz) / Wiss. Mit. Jutta Lommatzsch
Wie es sich für eine Premiere gehört, fand die erste gemeinsame Veranstaltung der von Prof. Dr. Jan Busche geleiteten Werkstattgespräche und des von Prof. Dr. Ulrich Noack initiierten Forums Unternehmensrecht vor gut gefüllten Rängen statt. Die Anwälte, Patentanwälte und Unternehmensjuristen aus Düsseldorf und Umgebung ließen sich nicht durch das schwülwarme Wetter davon abhalten, den 4 Vorträgen zu „Immateriellen Rechtsgütern beim Unternehmenskauf“ zu folgen und anschließend zu diskutieren. Der besondere Charme der Veranstaltung bestand in der disziplinübergreifenden Betrachtung des Unternehmenskaufs: Aspekte des gewerblichen Rechtsschutzes, des Unternehmensrechts und des neuen Schuldrechts wurden miteinander kombiniert. Die beiden einleitenden Vorträge hielten zwei wissenschaftliche Mitarbeiterinnen des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz: Frau Jutta Lommatzsch und Frau Isabelle Friedhoff, LL.M. (Gewerblicher Rechtschutz). Anschließend überzeugten die beiden Praktiker, RA und Diplom-Physiker Klaus Haft, Clifford Chance Pünder, Düsseldorf, der bedankenswerter Weise für den kurzfristig verhinderten RA Dr. Christian Osterrieth, ebenfalls Clifford Chance Pünder, Düsseldorf, eingesprungen ist und RA Dr. Winfried Schmitz, M.C.J., Schmitz Rechtsanwälte Düsseldorf.
Frau Lommatzsch trug zur „Informationshaftung beim Unternehmenskauf nach neuem Schuldrecht“ vor. Nach einem kurzen Überblick über den Ablauf eines Unternehmenskaufs zeigte sie auf, dass es nach der Schuldrechtsreform für die Informationshaftung beim Unternehmenskauf bei fehlender bzw. lückenhafter individualvertraglicher Regelung der Haftung nicht mehr erforderlich ist, auf die Grundsätze der c.i.c. zurückzugreifen, sondern das kaufrechtliche Gewährleistungsrecht angewendet werden kann. Sie befürwortete einen extensiven Begriff des „Beschaffenheitsmerkmals“ iSd § 434 I BGB. Die Rechtsfolgen sind insbesondere aufgrund der Umgestaltung des Schadensersatzanspruchs nunmehr insgesamt flexibel genug und führen zu sachgerechten Ergebnissen. Die neue 2- jährige Verjährungsfrist ist zwar immer noch kürzer als die Regelverjährung, aber für den Käufer durchaus ausreichend.
Im zweiten Teil ihres Vortrags beschäftigte sich Frau Lommatzsch mit der in der Literatur viel diskutierten Regelung des § 444 BGB. Trotz des Wortlauts der Regelung kann die bisherige Vertragspraxis der Garantievereinbarungen bei gleichzeitiger Haftungsbeschränkung aufrechterhalten bleiben. Die beim Unternehmenskauf üblichen selbständigen Garantien sind von § 444 BGB gar nicht erfasst. Zudem ist § 444 BGB insofern teleologisch zu reduzieren, als dass nur ein widersprüchliches Verhalten verhindert werden soll. Eine übernommene Garantie soll nicht nachträglich oder überraschend wieder eingeschränkt bzw. durch einen Haftungsausschluss zurückgenommen werden.
Schließlich ging Frau Lommatzsch noch auf die Regelung des § 442 BGB zum Gewährleistungsausschluss ein. Sie zeigte auf, dass diese Regelung nicht eingeschränkt werden muss, sondern wörtlich angewendet werden kann. Bei grob fahrlässiger Unkenntnis des Käufers von Mängeln und gleichzeitiger Garantieübernahme kann ein Schadensersatzanspruch nach § 254 BGB gekürzt werden.
Literaturübersicht:
„Informationshaftung beim Unternehmenskauf nach neuem Schuldrecht“ (.pdf)
Einen Überblick über die Relevanz von Schutzrechten beim Unternehmenskauf und die verschiedenen Arten von Schutzrechten, die bei einer Transaktion zu berücksichtigen sind, gab Frau Friedhoff mit ihrem Vortrag „Schutzrechte beim Unternehmenskauf“. Hierbei wurde die zunehmende Bedeutung der Schutzrechte beim Unternehmenskauf deutlich. So sind die Marken oder Patente der Zielgesellschaft häufig das Ziel eines Unternehmenskaufs und stellen nicht selten die wertvollsten Güter eines Unternehmens dar. Schutzrechte können also einen Unternehmenskauf motivieren und sie stellen eine wichtige Wertdeterminante für die Unternehmensbewertung beim Kauf dar. Als aktuelles Beispiel für die Motivation einer Unternehmensübernahme unter anderem aufgrund von Marken wurde die Übernahme von Wella durch Procter & Gamble genannt. Darüber hinaus gewinnen Schutzrechte innerhalb einer Transaktion besondere Relevanz, da sie in der Due Diligence und der Freedom-to-Operate-Analyse zu berücksichtigen sind sowie in der Vertragsgestaltung. Die Einbeziehung in die Due Diligence bedeutet die Prüfung der im Unternehmen vorhandenen Schutzrechte auf Bestand, Inhaberschaft, Laufzeit und rechtlichen Status des Schutzrechts. Die Berücksichtigung in einer Freedom-to-Operate-Analyse ist die Prüfung auf mögliche Kollisionen mit anderen Schutzrechten. Innerhalb der Vertragsgestaltung eines Unternehmenskaufs sollte Schutzrechten hinsichtlich ihrer expliziten Einbeziehung in den Vertrag und klarer Übertragungsregelungen verstärkte Aufmerksamkeit zukommen.
Bei der Strukturierung einer Transaktion sind bezüglich der Schutzrechte verschiedene Unterteilungsvarianten denkbar. Am sinnvollsten erschien die Unterteilung in registrierte und nicht-registrierte Schutzrechte. Der Vorteil der registrierten Schutzrechte beim Unternehmenskauf ist die Überprüfbarkeit der Register auf Inhaberschaft und rechtlichen Status, der Nachteil der nicht-registrierten auf der Kehrseite die hohe Intangibilität , die dadurch entstehenden Unsicherheiten und die Zeitintensität ihrer Überprüfung trotz großen Zeitdrucks innerhalb einer Transaktion.
Einen vertiefenden Einblick in die Praxis der immateriellen Rechtsgüter beim Unternehmenskauf gab Herr Haft mit dem Thema „Gewerbliche Schutzrechte beim nationalen und internationalen Unternehmenskauf – Due Diligence und Spezialfragen“. Beginnend mit der Erläuterung und Bedeutung der „Due Diligence“ und der Darstellung denkbarer Ziele beim Unternehmenskauf, warf Herr Haft die Frage auf, was eine „IP-Due Diligence“ ist. Unter einer "Due Diligence" versteht man eine "legal review", also eine Begutachtung der Rechtslage beim Unternehmenskauf. Dabei sollen rechtliche Risiken aufgedeckt werden. Im Hinblick darauf, dass ein wesentliches Ziel des Unternehmenskaufs regelmäßig im Erwerb von Technologien und an Marken gebundener Reputation besteht, sind im Rahmen der Due Diligence gerade auch gewerbliche Schutzrechte zu untersuchen.
Bei Patenten und Patentanmeldungen kommt es darauf an, dass hinreichender Schutz und Benutzungsfreiheit für hergestellte bzw. vertriebene Produkte, für genutzte Technologien und für Innovationen besteht. Dabei ist regelmäßig eine Auswahl zu treffen, da aus zeitlichen und wirtschaftlichen Gründen nur in Ausnahmefällen sämtliche Patente begutachtet werden können. Für diese Auswahl ist der Schutzbereich der Patente zu analysieren. Weiterhin ist zu prüfen, ob die Verfügungsbefugnis beim Target liegt. Schließlich muss sichergestellt werden, dass die Schutzdauer noch hinreichend lange währt, sowie dass interessierende Länder vom Schutz auch abgedeckt sind. Bei Patentanmeldungen ist ausgehend vom aktuellen Verfahrensstand außerdem die Schutzfähigkeit zu analysieren. Soweit das Target Lizenznehmer von Patenten Dritter ist, ist ferner zu überprüfen, ob die Lizenzverträge wirksam und übertragbar, möglichst exklusiv und im Hinblick auf die Auswahl lizenzierter Schutzrechte ausreichend sind. Schließlich ist zu hinterfragen, ob das Target systematisch Schutzrechte Dritter überwacht hat.
Besonderheiten ergeben sich noch bei Produkten, die erst in der Entwicklung sind. Hier ist insbesondere bei Forschungs- und Entwicklungskooperationen zu überprüfen, wer tatsächlich Zugriff auf den Patentschutz hat. Außerdem ist sicherzustellen, dass Schlüsselerfinder und Entwicklungsteams nach einer Übernahme beim Target verbleiben.
Bei Marken und Geschäftsbezeichnungen gilt es, festzustellen, welche Marke für welches Produkt vorhanden ist und inwieweit die Benutzung durch Abgrenzungsvereinbarungen eingeschränkt ist. Bei Asset-Deals ist außerdem zu beachten, dass Marken im Gegensatz zu Geschäftsbezeichnungen nach § 27 Abs. 2 MarkenG auch unabhängig vom Unternehmen übertragen werden können.
Abgerundet wurde das Programm durch den Vortrag von Herrn Dr. Schmitz mit dem Thema „Schutz von Know-how beim (internationalen) Unternehmenskauf- Geheimhaltungsvereinbarungen, Due Diligence und Garantien“. Einführend stellte er die verschiedenen Definitionen von Know-how vor und favorisierte dabei eine weite Definition des Begriffs (geheime und nichtgeheime Kenntnisse technischer und nichttechnischer Art). Bei derartigem Verständnis gehören zum Know-how beispielsweise auch Werbungsmethoden, Finanzierungsmodelle und Kundenlisten. Anschließend zeigte er die divergierende Interessenlage der Parteien beim Unternehmenskauf hinsichtlich des Know-hows auf. Der Verkäufer ist vorrangig am Schutz des Know-hows im Zuge der Vertragsverhandlungen durch Geheimhaltungsvereinbarungen interessiert, deren Regelungsgehalt – einschließlich der Sanktionen bei Verstößen (Vertragsstrafe bzw. pauschalierter Schadensersatz) – von Herr Dr. Schmitz vorgestellt wurde. Wichtig sind für den Verkäufer zudem Haftungsbeschränkungen für das Know-how im Kaufvertrag. Der Käufer möchte möglichst früh umfassende Informationen über Umfang und Absicherung des vorhandenen Know-hows erhalten. Herr Dr. Schmitz stellte ein differenziertes „bewegliches System“ der Know-how-Bekanntgabe anhand eines Zeitstrahls mit den Eckpunkten „Vertraulichkeitsvereinbarung“, „Signing“, „Closing“ und „Ablauf der Garantiefrist“ - unter Einbeziehung der verschiedenen Phasen einer Due Diligence - vor. Schließlich ging er in Ergänzung zu den Ausführungen von Frau Lommatzsch zu § 444 BGB auf Garantien als Mittel zur Sicherung von Know-how ein.
Bei einem Düsseldorfer Altbier und belegten Brötchen konnte dann der ein oder andere Aspekt im Foyer der Universitäts- und Landesbibliothek noch in lockerer Atmosphäre vertieft werden oder auch ein erster Blick in die druckfrische Broschüre über das Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz und den IP Standort Düsseldorf geworfen werden.
Vortragsmaterialien:
<media 29845>"Gewerbliche Schutzrechte beim nationalen und internationalen Unternehmenskauf – Due Diligence und Spezialfragen"</media>
<media 29846>„Schutz von Know-how beim (internationalen) Unternehmenskauf- Geheimhaltungsvereinbarungen, Due Diligence und Garantien“</media>
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