Restriktive Eintragungspraxis und Markenanmeldestrategien
Viele Markenanmeldungen scheitern an absoluten Schutzhindernissen, Diese bieten den Ämtern vielfältige Möglichkeiten, den Markenschutz zu versagen. Der Vortrag zeigt die für die verschiedenen Markenkategorien geltenden Grundsätze auf und bietet einen Überblick über die Eintragungspraxis der Markenämter und mögliche Anmeldestrategien.
Referent: Dr. Tim Kleinevoss, LL.M., Rechtsanwalt,
Siebeke Lange Wilbert, Düsseldorf
Veranstaltungsbericht:
„Trübe Aussichten auf Markenschutz?“ – mit einer recht pessimistischen Fragestellung eröffnete Rechtsanwalt Dr. Tim Kleinevoss seinen Vortrag zu aktuellen Entwicklungen in der markenrechtlichen Eintragungspraxis. Gleich zu Eingang wies der Referent auf die im Vergleich zu 2003 um 13 % zurückgegangene nationale Eintragungsquote von 70 % (DPMA) hin. Dieser stehe eine Veröffentlichungsquote von 92 % bei Gemeinschaftsmarkenanmeldungen (HABM) gegenüber. Die restriktive nationale Praxis überrasche, habe doch das Harmonisierungsamt viel eher Anlass Markenanmeldungen zurückzuweisen, da der beschreibende Charakter der Marke in nur einem Mitgliedsstaat einer Eintragung entgegenstehe.
Relativierend stellte Kleinevoss indes auch fest, dass einerseits die Eintragungspraxis stets durch bestimmte Phasen gehe, die entweder durch Zurückhaltung oder Großzügigkeit geprägt seien, anderseits Markenanmeldungen durch die Anforderungen, die Unternehmen an die Markenentwickler stellen, zunehmend beschreibende Elemente enthielten, um die Verbindung zu den zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen hervorzuheben.
In der Folge ging der Vortrag auf die Prüfung der absoluten Schutzhindernisse im Eintragungsverfahren ein und untersuchte die häufigsten Versagungsgründe der fehlenden Unterscheidungskraft und des beschreibenden Charakters, die – obwohl eigenständig zu prüfen – nicht immer eindeutig abzugrenzen seien. In der gerichtlichen Überprüfung der Eintragungsentscheidungen zeige sich, dass dem vom EuGH herausgearbeiteten Prinzip der vorausgehenden Kontrolle, also einem nicht auf das Mindestmaß beschränkten Prüfprogramms, besondere Bedeutung zugemessen werde. Die Prüfung müsse streng und vollständig sein, dabei sei für alle Markenkategorien ein einheitlicher Prüfungsmaßstab zugrundezulegen, so der EuGH. Der Maßstab als solcher sei allerdings weder Vorgaben des DPMA, noch den Eintragungsrichtlinien des HABM zu entnehmen.
Das Bundespatentgericht lege, so Kleinevoss, die Vorgaben des EuGH in strenger Weise aus. Es gebe vor, nicht generell anmelderfreundlich zu verfahren. Anders der Bundesgerichtshof, der in der Tendenz großzügig entscheide. Zu § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genüge den Karlsruher Richtern auch jede noch so geringe Unterscheidungskraft, um das absolute Schutzhindernis zu überwinden. Die Vorgaben des EuGH beträfen, so der BGH, nicht den Prüfungsmaßstab, sondern den Prüfungsumfang. Eine Markenanmeldung sei nicht bloß summarisch, sondern unter Gewichtung aller Gesichtspunkte zu prüfen. Dabei stelle sich die vom BPatG angedeutete Alternative einer anmelderfreundlichen und restriktiven Eintragungspraxis nicht.
Die Auswirkungen dieser Vorgaben auf die konkrete Eintragungspraxis untersuchte Kleinevoss sodann anhand der häufigsten Markenkategorien (Wortmarken, Bildmarken, Wort-/Bildmarken, Slogans):
Für Wortmarken komme eine Eintragung nicht in Betracht, wenn das Zeichen rein-beschreibend sei. Maßgeblich sei, so der BGH, ob es sich bei dem Zeichen um ein geläufiges und alltägliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache handele, das der Verkehr stets nur als solches verstehe. Hiervon erfasst seien auch Zeichen, die mit Bezug auf einen Oberbegriff beschreibend seien, etwa Cannabis im Zusammenhang mit einem Getränk, das möglicherweise Cannabis enthalte. Die „als solches“-Formel werde indes teilweise strapaziert, etwa bei der Streetball-Entscheidung des BPatG, die eine Zurückweisung des Zeichens „Streetball“ für Sportschuhe und Sportbekleidung bestätigte. Das Zeichen wurde als bloße Angabe zum Verwendungszweck für nicht-eintragungsfähig gehalten. Das vom Kläger benutzte Argument identischer Voreintragungen verfing nicht, da die Gerichte nicht von einer Bindungswirkung frührer Eintragungen ausgehen.
Der BGH bestätigte die Streetball-Entscheidung unter Hinweis auf ein zweistufiges Prüfungsvorgehen:
• Stufe 1: Unterscheidungskraft fehlt nur, wenn Wortbestandteile einen beschreibenden Begriffsinhalt aufweisen, der für die in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen ohne weiteres und ohne Unklarheiten als solcher erfasst wird.
• Stufe 2: Unterscheidungskraft fehlt auch für Angaben, die die Ware oder Dienstleistung selbst nicht unmittelbar betreffen, wenn durch die Angabe ein enger beschreibender Bezug zu den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (…) und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt als solchen ohne weiteres und ohne Unklarheiten erfasst.
Es sei dabei ohne Belang, ob sich diese Bestimmung aus funktionellen, modischen oder sonstigen Gründen ergebe. In der Entscheidung MyWorld verfuhr der BGH großzügiger als das BPatG und ließ eine Differenzierung nach Warenklassen zu: So sei hinsichtlich der Waren Tonträger der beschreibende Charakter nicht hinreichend begründet worden. Den Verweis auf die EntscheidungFußball WM 2006, den das BPatG vorgenommen hatte, ließ der BGH nicht zu. Generell liege ein beschreibender Charakter bei werbesloganartigen Wortfolgen nahe, wenn sie allgemein verwendet oder nur als Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art aufgefasst werden, nicht jedoch, wenn das Zeichen die Aufmerksamkeit weckt oder auf die so gekennzeichneten Dienstleistungen lenkt und sie von anderen Dienstleistungen unterscheidet. Eine Eintragung ist hiernach möglich,wenn eine schlagwortartige Aussage vorliegt, die Wortfolge kurz, prägnant und nicht als Werbeanpreisung oder Titel erkennbar ist, ferner, wenn sie eine gewisse Mehrdeutigkeit aufweist und/oder der Bedeutungsinhalt unscharf ist, ohne dass ein bestimmtes Verständnis im Vordergrund steht.
Während eine Markenanmeldung anders als die technischen Schutzrechte keine Neuheit und anders als das Urheberrecht keine schöpferische Höhe voraussetze, seien dennoch etwa ungewöhnliche oder kreative Wortkombinationen eher der Eintragung zugänglich. Erstaunlich sei, welch gutes Fremdsprachenverständnis der BGH dem Verbraucher zutraue. Maßgeblich sei indes zumeist das Verständnis der Fachkreise. Dabei stehe es einer Anmeldung einer nationalen Marke in einem Mitgliedsstaat der EU nicht entgegen, dass die Marke in einem anderen Mitgliedstaat beschreibend sei, wie die spanische Eintragung Matratzenfür Matratzen zeige.
Kritisch bewertet Kleinevoss die Anwendung dieser Maßstäbe in der BGH-Entscheidung TOOOR!, in der der BGH das Zeichen für Plüschtiere als allgemeine Anpreisung, hingegen für Telekommunikationsanlagen als beschreibende Sachaussage deutete und seine Untersuchung zur Ware Kleidungsstücke unabhängig von der Position der Marke oder der konkreten Form der Präsentation vornahm.
Bei Bildmarken seien im Prinzip dieselben Maßstäbe wie für Wortmarken anzulegen, so dass etwa einfache geometrische Formen zurückgewiesen würden, ebenso Muster wie die einer Gesäßtasche für Jeans oder die Abbildung eines Hundes für Hundefutter. Oft werde von Anmeldern der Markenschutz gegenüber dem Geschmacksmusterschutz bevorzugt, da die Marke beliebig verlängerbar sei. Die Hefteeinband-Entscheidung des BGH habe aber klargestellt, dass eine beliebige Zusammensetzung von graphischen Elementen, die der Ausschmückung und Beschriftung dienen, nicht anmeldefähig sei. Enthalte ein Zeichen nur Elemente, die vom Verkehr nicht nur als übliche dekorative grafische Mittel aufgefasst werden, liege keine unterscheidungskräftige Marke vor.
Anmelder würden zur Umgehung der Schutzhindernisse häufig auf Wort-/Bildzeichen zurückgreifen: Selbst, wenn nur der Bestandteil, auf den es dem Antragsteller nicht ankommt, für sich genommen schutzfähig sei, gehe von der eingetragenen Marke stets eine gewisse Abschreckungswirkung aus. Für die Eintragung genüge ein schutzfähiger Bestandteil, der die Marke nicht prägen müsse.
Eine andere Tendenz von Anmeldern gehe dahin, Slogans mit einem kurzen Wortzeichen und einem Logo anzumelden, später dann auf das Wortzeichen und auf das Logo zu verzichten, um zu einem Schutz des Slogans zu gelangen. Die EuGH-Entscheidung Vorsprung durch Technik sei dabei nicht als „Dammbruch“ zugunsten des Schutzes von Werbeaussagen zu bewerten. Der EuGH habe seine strengen Maßstäbe aus Das Prinzip der Bequemlichkeit wiederholt; dieVorsprung durch Technik-Entscheidung sei durch die starke Nutzung des Slogans in der Vergangenheit besonders beeinflusst. So habe der Anmelder den Verkehr über Jahre „geschult“, in dem Slogan eine Herkunftsangabe zu sehen. Die dogmatische Veortung dieses Verkehrsverständnisses, so Kleinevoss, sei problematisch und durch den EuGH nicht erfolgt: So handele es sich nicht um Verkehrsgeltung oder Verkehrsdurchsetzung.
Der BGH verfahre beim Schutz von Slogans eher zurückhaltend. Zurückgewiesen würden insbesondere längere Wortfolgen (in einem Internetblog als „Labermarken“ bezeichnet), wobei der BGH meist nicht die Markenfähigkeit als solche (§ 3 MarkenG), sondern die Unterscheidungskraft (§ 8 MarkenG) verneine. Für Unterscheidungskraft im Einzelfall sprächen mehrere Bedeutungen, ein Wortspiel, ein phantasievoller, überraschender oder unerwarteter Charakter des Slogans, dessen Merkfähigkeit, eine gewisse Originalität oder Prägnanz und ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand.
Ausgehend von diesen Beispielen der Eintragungspraxis sieht Kleinevoss die Grundsätze des Eintragungsverfahrens als weitgehend geklärt an. Die Anforderungen an die Annahme beschreibender Bezüge seien im nationalen Verfahren gering. Stets zu verlangen (und daher durch die Gerichte kritisch zu überprüfen) seien ausreichende tatsächliche Feststellungen. Je nach Markenkategorie variiere die Verkehrsanschauung. Dies relativiere den Grundsatz der gleichen Maßstäbe für alle Markenkategorien.
Die anschließende Diskussion eröffnete Prof. Dr. Busche mit der – im Vergleich zum Thema des Vortrags ebenso provokanten – Frage, ob der EntscheidungTooor! möglicherweise eine gewisse Willkür der Begründung von ablehnenden Eintragungsentscheidungen zu entnehmen sei. Kleinevoss bestätigt dies und weist darauf hin, dass sich der strenge Maßstab des BPatG in den Köpfen der Prüfer festgesetzt habe. Viele Anmelder würden daher ihre Zeichen auch in Alicante als Gemeinschaftsmarke anmelden. Eine Einschätzung aus dem Publikum, die Praxis entspreche der Methode eines Glücksrads, widerspricht Kleinevoss hingegen und macht deutlich, dass die Entscheidungen als solche keinesfalls vom Zufall abhingen.
Aus dem Kreis der Anwaltschaft wird mit Bezug auf fremdsprachige Anmeldungen auf die Kuriosität hingewiesen, dass etwa englischsprachige Marken in England für unterscheidungskräftig, hiesig jedoch für beschreibend gehalten werden. Auch bestünden kaum Möglichkeiten, Gerichte vom Gegenteil einer einmal erkennbaren Tendenz zu überzeugen. Eine eigene Verkehrsbefragung, die gerichtlichen Standards genüge, sei zudem kostspielig. Trotz der fehlenden Bindungswirkung sei es dennoch empfehlenswert, in Schriftsätzen auf frühere gleichgelagerte Eintragungen hinzuweisen.
Zur gerichtlichen Praxis hinsichtlich der Zurückweisung von Slogan-Eintragungen wird kritisiert, dass die Gerichte oft eine konkrete Art der Verwendung (etwa eine bestimmte Platzierung auf Kleidung) unterstellten; dabei sei die naheliegende Verwendung allein Sache der Anmelder. Die Zurückweisung längerer Wortfolgen lasse sich nicht an einer bestimmten Zahl der Worte, vielmehr am Fehlen kreativen Überschusses festmachen, meint Kleinevoss. Auch sei die Gewöhnung des Verkehrs, trotz dogmatisch schwieriger Verortung dieses Umstands, von besonderer Bedeutung. Generell sollte stets überprüft werden, ob die Begründung des Amts eine Zurückweisung für alle Warenklassen trägt.
Nach lebhafter Diskussion dankte Prof. Busche dem Vortragenden und wies auf das nächste Werkstattgespräch (13. April 2011) und die Patentrechtstage (7./8. April 2011) hin.
Autor: Ass. iur. Christian Rütz, LL.M. (Bristol), Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Zentrum für Gewerblichen Rechtsschutz
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