Die Durchsetzung von Patenten außerhalb des Mainstream-Vergaberechtliche, strafrechtliche und andere Verfahren
Referent: RA Dr. Anton Horn, Heuking Kühn Lüer Wojtek, Düsseldorf
Im Rahmen der Werkstattgespräche auf Schloss Mickeln referierte RA Dr. Anton Horn am 12.06.2013 über das Thema „Die Durchsetzung von Patenten außerhalb des Mainstram – Vergaberechtliche, strafrechtliche und andere Verfahren“.
Zu Beginn wurde kurz dargestellt, welche Möglichkeit der Patentdurchsetzung unter den Begriff des „Mainstream“ im Sinne des Vortrags fallen – namentlich das Hauptsacheverfahren, Einstweilige Verfügungen, Besichtigungsanordnungen und die Grenzbeschlagnahme -, bevor sich der Referent dann entsprechend den außerhalb dieses Mainstream liegenden Aspekten zuwendete.
Zunächst ging es um die strafrechtliche Ergänzung des zivilrechtlichen Patentschutzes gemäß § 142 PatG. Dieser stellt unter anderem das Herstellen, Anbieten oder „in den Verkehr bringen“ von Erzeugnissen, die Gegenstand eines Patents sind, unter Strafe. Ein Strafantrag ist in der Regel erforderlich, vgl. § 142 Abs. 4 PatG. Ähnliche Bestimmungen enthalten etwa § 25 GebrMG, §§ 143, 143a MarkenG, § 51 GeschMG und § 106 UrhG. Außerdem kommt ggf. ein Betrug gemäß § 263 StGB in Betracht.
In psychologischer Hinsicht kann oftmals bereits die Erwähnung möglicher strafrechtlicher Konsequenzen, z.B. in oder nach einer Abmahnung, gegenüber einem potentiell Haftbaren gewisse Beilegungsbemühungen hervorrufen. Auch auf der rechtlichen Ebene ist ein strafrechtliches Vorgehen mit einigen Vorteilen oder zumindest günstigen Nebeneffekten verbunden.
Zu denken ist etwa an die von der Staatsanwaltschaft, ggf. unter Einschaltung von Polizei- und Zollbehörden, durchgeführten Ermittlungsmaßnahmen. Ausreichend für die Ingangsetzung ist ein Anfangsverdacht im Sinne von § 152 Abs. 2 StPO, d.h., die Möglichkeit, dass nach kriminalistischer Erfahrung eine verfolgbare Straftat vorliegt. Die Ermittlungen können auch gegen Unbekannt geführt werden, während im Zivilprozess die Gegenpartei konkret eruiert werden muss. Letzteres erweist sich in der Praxis häufig als schwierig. Insofern kann das Ermittlungspotential des Staates dem Zivilprozess durchaus zugutekommen. Dienlich in diesem Sinne können insbesondere die Ergebnisse von Durchsuchungen (§§ 103, 105 StPO), vor allem die etwaige Beschlagnahme von Beweismitteln (§§ 98 Abs. 1, 94 Abs. 2 StPO), sein. Bei Gefahr im Verzug ist eine gerichtliche Anordnung entbehrlich.
Wollen die Beamten „vor Ort“ (z.B. auf einer Messe) den Patentinhaber auf ein rein privatrechtliches Vorgehen verweisen, kann dieser z.B. darauf aufmerksam machen, dass ihm der Verletzer oder die Anzahl selbiger (z.B. aufgrund undurchsichtiger gesellschaftsrechtlicher Verstrickung und/oder internationaler Bezüge) unbekannt ist. Auch die mangelnde Verfügbarkeit eines Gerichts kann gerade bei an Wochenenden stattfindenden Messen als Begründung angeführt werden.
Ferner wurde die Perspektive des Betroffenen in diesem Rahmen unter dem Aspekt möglicher Gegenmaßnahmen besprochen. Neben den zwingenden förmlichen Rechtsmitteln, die aber ggf. in der konkreten Situation nicht vorhandene Zeit erfordern, sollte der Betroffene dem Hoheitsträger gegenüber stets das fehlende Einverständnis mit der Maßnahme äußern und sich auf das Übermaßverbot berufen. Dies bedeutet insbesondere, darauf hinzuweisen, dass es für Beweiszwecke vollkommen ausreichend und damit „nur erforderlich“ sein kann, wenige Exemplare eines potentiell verletzenden Produkts zu beschlagnahmen.
Ein weiterer Schwerpunkt des Themas lag auf Möglichkeiten der Patentdurchsetzung im Kontext des Vergaberechts. Dabei besteht etwa die Situation, dass der Staat ein patentverletzenden Gegenstand erwirbt, ein Vorgehen gegen den Anbieter aber eventuell nicht möglich ist, weil dieser aufgrund des Geheimwettbewerbs während des öffentlichen Beschaffungsvorgangs nicht bekannt, oder dessen Verletzereigenschaft zumindest nicht beweisbar ist.
Ein Ansatzpunkt zur Lösung dieser Problematik findet sich in § 97 Abs. 4 S. 1 GWB - ähnliche Reglungen enthalten auch die Vergabe- und Vertragsordnungen für Leistungen (VOL) und Bauleistungen (VOB) -, welcher vorsieht, dass Aufträge nur an fachkundige, leistungsfähige sowie gesetzestreue und zuverlässige Unternehmen vergeben werden.
Ausweislich eines Beschlusses des OLG Düsseldorf v. 21.02.2005 – VII-Verg 91/04 ist der Anbieter eines patentverletzenden Produkts nicht leistungsfähig im o.g. Sinne. Der öffentliche Auftraggeber sei verpflichtet, die Leistungsfähigkeit selbst, oder mangels personeller Mittel jedenfalls unter Hinzuziehung sachverständiger Hilfe, zu überprüfen. Anderenfalls setze er sich ggf. selbst Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen aus. Ferner bestehe sogar das Risiko einer strafrechtlichen Verfolgung der Bediensteten, vgl. § 142 PatG.
Die Patentdurchsetzung auf diesem Wege setzt allerdings voraus, dass der Patentinhaber auch selbst Bieter ist. Ferner ist erforderlich, dass Fragen und Rügen unverzüglich und bereits vor einer Entscheidung seitens des Staates erfolgen. Ein begründeter Nachprüfungsantrag ist binnen 14 Tagen zuzustellen. Es handelt sich folglich um einen gangbaren Weg, der aber vor allem zeitlich anspruchsvoll ist.
Anschließend befasste sich der Referent mit der Reichweite eines Urteils des BGH v. 17.09.2009, Xa ZR 2/08 – Mp3-Player-Import (NJW-RR 2010, 110 ff.). Der BGH entschied darin, dass ein Spediteur, welcher ggf. rechtsverletzende Ware transportiert, zwar diesbezüglich keine generelle Prüfungspflicht hat, Erkundigungen und ggf. Prüfungen aber zumindest dann erfolgen müssen, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine Schutzrechtsverletzung vorliegen. Diese Rechtsprechung lässt sich etwa auf Betreiber von Internetplattformen, Vermieter (v.a. von Ladengeschäften) und Messeveranstalter übertragen. Insofern kann die Durchsetzung von Patenten bereits durch einen einfachen Verletzungshinweis, am besten in der Form eines Schreibens, erfolgen, da hierdurch (zumutbare) Prüfungspflichten entstehen. Mangels vorheriger Rechtspflicht (-verletzung) kann eine Gebührenforderung dabei allerdings noch nicht erhoben werden.
Abschließend wurde der Blick kurz auf den chinesischen und amerikanischen Markt gelenkt mit der Vorstellung der Shanghai Intellectual Property Administration 
(http://www.sipa.gov.cn) und der United States International Trade Commission mit Sitz in Washington, D.C. (http://www.usitc.gov/), die ebenfalls Streitbeilegungsverfahren in Patentsachen zur Verfügung stellen.
Der Vortrag wurde durch eine anschließende, lebhafte Diskussion abgerundet, bei welcher gerade der Austausch über Erfahrungen aus der Praxis mit den außerhalb des „Mainstream“ liegenden Möglichkeiten der Patentdurchsetzung im Vordergrund stand.
Wiss. Mit. Jonathan Konietz