Und wie macht man eigentlich ......... eine IP-Due Diligence ?
Referent: Dr. Michael Huhn
Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann Huhn, Mannheim Heidelberg
Wiss. Mit. Mathias Schneider
Zu den ersten Werkstattgesprächen im Sommersemester konnte Prof. Dr. Busche Herrn Dr. Michael Huhn begrüßen, seines Zeichens Patentanwalt und Partner bei Isenbruck Bösl Hörschler Wichmann Huhn, Mannheim Heidelberg. Da die Bewertung gewerblicher Schutzrechte zur Bestimmung von Unternehmenswerten zunehmend in den Vordergrund rückt, gab Herr Dr. Huhn heute unter dem Titel „Und wie macht man eigentlich ......... eine IP-Due Diligence ?“ eine Anleitung zum Vorgehen bei der praktischen Vorbereitung des Unternehmenskaufs.
Einleitung
Der Referent konnte sich dabei auf die Erfahrungen aus mehreren Due Diligence Prozessen stützen, und zwar sowohl bei Start-Up-Unternehmen als auch bei kürzlichen Großübernahmen auf dem Diagnostika-Gebiet. Zwar gäbe es kein standardisiertes Vorgehen für eine typische Due Diligence, dennoch sollten im Laufe des Abends verschiedene Leitlinien und Tipps aus der Praxis entwickelt werden. Im Besonderen sollte dazu die von Herrn Dr. Huhn betreute Übernahme eines Diagnostika-Unternehmens als Beispiel dienen. In der Regel lassen sich derartige Prozesse schwer darstellen, da Informationen über das Unternehmen vertraulich zu behandeln sind. Glücklicherweise standen beim gewählten Beispiel aber viele Dokumente öffentlich zur Verfügung, weil sie Teil eines US-amerikanischen Verfahrens waren. Insofern konnte heute einmal eine größere Due Diligence im Detail betrachtet werden.
Allgemeine Leitlinien
Dr. Huhn widmete sich zunächst der typischen Situation, der man als Beteiligter in einer IP-Due Diligence ausgesetzt ist. Extremer Zeitdruck gepaart mit einem hohen Analysevolumen erzeuge ein hohes Risiko, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Anwaltshaftung. Generell seien vier wesentliche Aspekte zu untersuchen: Als erstes gelte es, die Eigentümerschaft an IP genau festzustellen. Nationale Besonderheiten seien dabei zu beachten. Hierbei wurde vom Referenten ausdrücklich geraten, sich bei Kollegen abzusichern, die in ihren nationalen Schutzrechten spezialisiert sind. In einem zweiten Schritt seien IP-relevante Verträge unter die Lupe zu nehmen. Wichtiger als eine minutiöse Fehlersuche sei aber die Betrachtung der Übertragbarkeit von Verträgen bei einer Übernahme. Es folgte eine Reihe von Beispielen aus der Praxis, die veranschaulichten, in welchen Situationen eine Übertragung erwünscht oder unerwünscht ist. Nach dem Rat, dabei möglichst auf exklusive Lizenzen zuzugreifen, gelangte Herr Dr. Huhn zum dritten Punkt, der Beurteilung eigener gewerblicher Schutzrechte. Jeder erfahrene Patentanwalt müsse dabei recht schnell anhand verschiedener Einzelfälle die übergreifende Patentierungsstrategie des Unternehmens erfassen. Vor allem sei nachzuhalten, inwieweit die eigene Technologie tatsächlich durch Schutzrechte abgedeckt ist. Etwaige Fehler durch Änderungen im Erteilungsverfahren oder in der Technologie selbst zögen sich dann meistens wie ein roter Faden durch das gesamte System. Es folgten einige Hinweise zur Patentfähigkeit, zum demgegenüber häufiger auftretenden Problem der Durchsetzbarkeit und wie man mit diesen Schwierigkeiten vor den Anforderungen des amerikanischen Rechts verfährt. Viertens und letztens sei noch die Freedom to Operate (FTO) zu prüfen, die grundsätzlich aber in der Priorität der Technologieprüfung nachsteht.
Praktischer Teil
Im praktischen Teil seines Vortrages lieferte Herr Dr. Huhn zunächst eine kleine Anleitung zum Einholen von Informationen. Allein durch eine Internet-Recherche und Informationen auf der Unternehmenshomepage selbst seien erhebliche Erkenntnisse zu gewinnen. Im nun herangezogenen Fall der Übernahme eines Diagnostika-Unternehmens wurden dadurch schon die zahlreichen Verletzungsstreitigkeiten offenbar, denen sich der Übernahmekandidat ausgesetzt sah. Demzufolge ließen sich erste Schlussfolgerungen für das weitere Vorgehen in der Due Diligence ziehen. Hauptsächlich ging es dabei um Litigations ausgehend von einem Konkurrenzunternehmen. Diese erstreckten sich über mehrere Produktgenerationen aus dem Hause des Übernahmekandidaten. Nach einer Vorstellung des Patentgegenstandes wurde die Entwicklung in den aufeinander folgenden Patentansprüchen wortlautgetreu nachvollzogen. Der Referent stellte fest, dass viele Streitigkeiten vom Gericht auch anders hätten beurteilt werden können, zumal spätere Ansprüche mit „sehr viel Fantasie“ geschrieben wären, allein zu dem Zweck eine weitere Verletzungsstreitigkeit zu umgehen. Während in den USA die Patente erteilt wurden, hat man sich in Europa nur vergleichen können. Daran zeigte sich außerdem, wie stark im Raum stehende Schadensersatzforderungen amerikanischer Größenordnung Einfluss auf die Kaufentscheidung nehmen. Später wurde jedoch festgestellt, dass das klagende Unternehmen ein Purchase-Agreement mit einem anderen Unternehmen eingegangen war und nur noch zu Zwecken der Prozessführung gegen den Übernahmekandidaten fortbestand. Jegliche Schutzrechte würden erst nach Beendigung aller Litigations an das andere Unternehmen fallen. Da das klagende Unternehmen 2007 seinen „Corporate Status“ verlor und nach neuerer US-Rechtsprechung Unterlassungen sehr schwer gewährt werden, wenn ein Kläger keinen eigenen Geschäftsbetrieb hat (vgl. eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S. Ct. 1837 (2006)), wurden die Streitigkeiten zuletzt mit einem Settlement abgeschlossen. Mit diesen Wendungen beschloss Herr Dr. Huhn auch den praktischen Teil seines Vortrags und war für die zahlreichen Fragen aus dem Publikum offen.
Diskussion
Der Vortragende bezog unter anderem Stellung zu der Frage, wie hoch das Wagnis beim Zwischenreport an den Investor sei, gerade vor dem Hintergrund der Anwaltshaftung. Er verwies darauf, dass das Haftungsrisiko bei der Beurteilung von Litigations eher gering sei. Gegebenenfalls müsse man die Einschätzung den US-Spezialisten überlassen. Tendenzen kristallisieren sich aber im Laufe eines Due Diligence-Prozesses naturgemäß heraus und ergeben sich faktisch meist über mehr als nur die rein juristische Einschätzung. Daraufhin wurde die Einbindung der patentrechtlichen in die gesamte Due Diligence besprochen. Ferner wurde dazu die Zusammenarbeit mit der Beteiligten thematisiert. Herr Dr. Huhn wies mehrfach auf das unbedingt erforderliche, fachübergreifende Teamwork hin, ohne das eine Due Diligence nicht effektiv zu bewältigen sei. Nach einer Einschätzung des zeitlichen Aufwands von verschiedenen Szenarien wurde die Diskussionsrunde noch mit einigen Ratschlägen für potentielle Veräußerer abgerundet.
Die nächsten Werkstattgespräche finden am 7. Mai 2008 statt.
Anhang:
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