Schloss Mickeln, Blauer Salon
13.06.12 18:00 - 20:00

Werkstattgespräche: Hinreichende Offenbarung der Erfindung

Referent: Rechtsanwalt Dr. Peter Meyer, Simmons & Simmons LLP, Düsseldorf

Am 13.06.2012 referierte Herr Rechtsanwalt Dr. Peter Meyer, Simmons & Simmons LLP, im Blauen Salon auf Schloss Mickeln im Rahmen der Werkstattgespräche über die „Hinreichende Offenbarung der Erfindung“. Die Offenbarung spielt in verschiedenen patentrechtlichen Zusammenhängen eine Rolle. Der Referent konzentrierte sich auf den Nichtigkeitsgrund der unzureichenden Offenbarung und besprach insbesondere Fälle aus dem Bereich der pharmazeutischen Patente.

Zu Beginn seines Vortrags formulierte er drei Thesen:

(1) Die bereits erfolgte Anpassung der Rechtsprechung an die EPA-Rechtsprechung sei fortzusetzen;

(2) Die Frage der Ausführbarkeit sei im Ergebnis eine Einzelfallentscheidung;

(3) Die Ausführbarkeit stehe auch in einem Zusammenhang mit der erfinderischen Tätigkeit.

Nach kurzer Darlegung der rechtlichen Grundlagen im PatG und EPÜ stellte Herr Dr. Meyer den Ausgangspunkt der deutschen Rechtsprechung vor, und zwar die Entscheidung des BGH „Taxol“ (Urt. v. 03.05.2001 – X ZR 168/97, berichtigt durch Beschl. v. 22.05.2001), wonach es im Grundsatz genüge, wenn ein gangbarer Weg zur Ausführung der Erfindung offenbart sei.

Der Referent wandte sich sodann der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (EPA) zu und besprach eine Fülle verschiedener Entscheidungen im Kontext der Offenbarung der Erfindung. Hierunter waren die Entscheidungen T 292/85 (Polypeptide-Expression) zum deutlichen Aufzeigen mindestens eines Weges zur Ausführung der Erfindung, T 409/91 (Dieselkraftstoffe) und T 435/91 (Reinigungsmittel) zur Ausführung über die gesamte beanspruchte Bandbreite, T 694/92 (Modifizieren von Pflanzenzellen) zur Ausführung ohne unzumutbaren Aufwand, T 1045/98 (Eosinophilia/Schering), T 792/00 (Varied binding proteins/Dyax), T 63/06 und T 609/02 (AP-1 complex/Salt Institute) zum Themenkomplex Vorlage von Daten und Beweislast, T 1063/06 (Durchgriffsanspruch/Bayer Schering Pharma AG) zur Beanspruchung der Verwendung chemischer Verbindungen und dem Ausschluss des Prinzips „Versuch und Irrtum“ sowie T-578/06 (Pancreatic cells/Ipsen) und G 2/03 (Disclaimer/Genetic Systems) zum Zusammenhang Ausführbarkeit und erfinderische Tätigkeit.

In der Folge stellte der Referent Entscheidungen aus dem Vereinigten Königreich und den Niederlanden vor und besprach sie vor dem Hintergrund der Entscheidungspraxis des EPA, indem er übereinstimmende und abweichende Punkte herausarbeitete.

Schließlich ging er auf neuere Rechtsprechung des BGH zur Offenbarung ein, und zwar die Entscheidungen „Thermoplastische Zusammensetzung“ (Urt. v. 25.02.2010 – Xa ZR 100/05) und „Polymerisierbare Zementmischung“ (Urt. v. 11.05.2010 – X ZR 51/06), sowie auf die Rechtsprechung des BPatG, namentlich die Entscheidung „Buprenorphinpflaster“ (Urt. v. 23.11.2011 – 3 Ni 47/08) und das Urt. v. 28.06.2011 – 3 Ni 10/10. Herr Dr. Meyer stellte abschließend fest, dass sich die nationale Rechtsprechung auf dem Weg zur Angleichung mit der Entscheidungspraxis des EPA befinde und eine entsprechende Anpassung wünschenswert wäre. Die Anwendung der EPA-Grundsätze bedürfe jedoch einer sorgfältigen Prüfung im Einzelfall. Zu berücksichtigen sei weiter, dass die notwendige Offenbarung von Daten in der Beschreibung, der erfinderische Beitrag zum Stand der Technik, die Beweislastregeln und der Schutzbereich im Endeffekt abzuwägen seien. Von Bedeutung sei schließlich die jeweilige Technologie.

In der anschließenden Diskussionsrunde wurde insbesondere die Bedeutung der jeweiligen Technologie aufgegriffen.

Autor: Wiss. Mit. Bernadette Makoski, LL.M. (Gewerblicher Rechtsschutz)

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