Haus der Universität, Schadowplatz 14, 40212 Düsseldorf
10.04.19 18:00 - 21:00

Werkstattgespräch: 15 Lifehacks zur Markenrechtsreform, die dir gefallen werden!

Werkstattgespräch, 10. April 2019, 18 Uhr, Haus der Universität

15 Lifehacks zur Markenrechtsreform, die dir gefallen werden!

Referent: Prof. Dr. Ulrich Hildebrandt, SKW Rechtsanwälte Schwarz, Berlin

Prof. Dr. Hildebrandt referierte zu dem Thema „15 Lifehacks zur Markenrechtsreform, die dir gefallen werden!“.

Prof. Dr. Hildebrandt merkte nach einem groben Überblick über die Inhalte seines Vortrages zunächst an, dass aus seiner Sicht die Markenrechtsreform zumindest in materieller Hinsicht ein Rückschlag sei. Dies führe zu einem dringenden Reformbedarf bezüglich neu reformierter Inhalte sowie altbekannter Probleme, welche durch die Reform nicht gelöst worden seien. Die Markenrechtsreform habe insbesondere zu Änderungen im Rahmen von Formalismen im deutschen Verfahren wie auch im EU-Verfahren geführt. Insbesondere auf Unionsebene seien durch die Einführung der Durchführungsverordnung zur EU-Markenverordnung (EU) 2017/1431 und der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 sehr amtsfreundliche Rahmenverordnungen geschaffen worden.

Die Reform der deutschen Marke sei in zwei Stufen verlaufen. Zunächst sei in der vorherigen Legislaturperiode versucht worden, die Reform in Angriff zu nehmen. Dabei sollten jedoch über die Richtlinie (EU) 2015/2436 hinaus weitere Änderungen vorgenommen werden, welche nicht auf Zustimmung stießen, sodass letztendlich nur noch die Richtlinie umgesetzt werden sollte. Dazu kam es dann erst in der laufenden Legislaturperiode, wobei das Gesetzgebungsvorhaben um die Dringlichkeitsvermutung und die Streichung der wandernden Benutzungsschonfrist erweitert wurde. Aufgrund der Umsetzung der Richtlinie in Deutschland entstehe ein weitgehender Gleichklang von EU-Recht und deutschem Recht.

A. Unionsmarke

I. Darstellungsmöglichkeiten der Unionsmarke

Prof. Dr. Hildebrandt wandte sich daraufhin der Unionsmarke zu. Durch die Markenrechtsreform seien neue Möglichkeiten der Anmeldung eingeführt worden. Es bedürfe nicht mehr einer graphischen Darstellung im Register, vielmehr seien nun auch weitere Darstellungsmöglichkeiten gegeben, wie zum Beispiel eine elektronische Darstellung (Darstellung durch Datei). Dadurch gebe es die Möglichkeit, problemlos Multimediadateien, Filme, Klänge, Töne oder Hologramme anzumelden. Eine elektronische Darstellung sei in der EU und in Deutschland möglich, jedoch in vielen anderen europäischen Ländern noch nicht. Daraus ergebe sich das Problem, dass in solchen Ländern, in welchen eine elektronische Darstellung nicht möglich sei, eine Unionsmarke oder deutsche Marke als Basis einer internationalen Registrierung oder einer Prioritätssicherung zu Schwierigkeiten führen könne. Die Möglichkeit der elektronischen Darstellung führe parallel beim EUIPO dazu, dass andere Möglichkeiten der Darstellung entfallen seien. Beispielsweise sei bei manchen Markenformen keine Beschreibung mehr zulässig und möglich. Durch die Beschreibung könne man jedoch beispielsweise bei einer Bildmarke in Farbe die Farben angeben. Mittlerweise könne man nur noch in der Datei die Farben definieren. Es würden nun Möglichkeiten geschaffen, die zusätzlichen Dateien zu hinterlegen. Bei der Anmeldung müsse man nun selbst daran denken, die Farbe anzugeben, um dann die Möglichkeit zu haben, später eine internationale Registrierung vorzunehmen.

II. Garantiemarken/ Gewährleistungsmarken

Durch die Markenrechtsreform wurden die Garantiemarken/Gewährleistungsmarken eingeführt, welche von zunehmender Bedeutung seien. Im Jahr 2017 habe der EuGH entschieden, dass ein Baumwollgütezeichen nicht für Bekleidungsstücke benutzt sei. Es handele sich hierbei nicht um einen Herkunftshinweis, sondern um einen Qualitätshinweis. Daher gebe es keine rechtserhaltende Benutzung und die Marke sei als löschungsreif betitelt worden. Wenige Monate nach dieser Entscheidung wurde die Garantiemarke eingeführt, welche diese Regelungslücke schließen soll. Die Anmeldung einer Garantiemarke sei für ein bestimmtes Produkt, beispielsweise Matratzen, möglich. Die Benutzung der Garantiemarke stehe dafür, dass das Produkt von einem Qualitätsverband geprüft werde. Dies genüge als rechtserhaltende Benutzung, sodass eine komplett neue Markenform mit einer neuen Art der Benutzung geschaffen worden sei. Die Garantiemarke sei zunächst EU-weit im Oktober/November 2017 und deutschlandweit dann im Januar 2019 eingeführt worden. Somit bestehe nun die Möglichkeit, eine Garantie- oder Gewährleistungsmarke nur deutschlandweit anzumelden. Derzeit bestehe zwischen der europäischen und der deutschen Garantiemarke noch der Unterschied, dass bei der deutschen Marke die Garantie- oder Gewährleistungsfunktion erkennbar sein müsse. Ohne die Erkennbarkeit tauge die Marke nicht als Garantiemarke. Aufgrund der Harmonisierung sei jedoch davon auszugehen, dass dies demnächst angepasst werde. Prof. Dr. Hildebrandt empfahl daher, die Garantiemarke lieber EU-weit anzumelden, wenn man nicht zwingend eine Garantiemarke in Deutschland haben wolle. Wie durchsetzungsfähig die Marke später im Prozess sein werde, wisse man zur Zeit aufgrund mangelnder Judikatur noch nicht.

III. Nachreichen von Prioritätsansprüchen

Während früher im EU-Verfahren Prioritätsansprüche nachgereicht werden konnten, sei dies mittlerweile nur noch mit Anmeldung möglich. Daher müsse man bei der Anmeldung nun immer da dran denken, dass man den Anspruch nicht nachträglich geltend machen kann und nur der Nachweis nachgereicht werden kann.

IV. Begründungsfrist im Löschungsverfahren

Das Löschungsverfahren und das Widerspruchsverfahren in der EU seien nunmehr deckungsgleich. Aus den Vorschriften des Löschungsverfahrens werde weitgehend auf die Vorschriften des Widerspruchverfahrens verwiesen, sodass die Verfahren nach den gleichen Maßstäben und Regeln verliefen. Dies führe dazu, dass der Löschungsantrag nicht mehr begründet werden müsse. Es genüge, wenn man kenntlich mache, dass man einen Löschungsgrund geltend machen möchte und so dem Begründungserfordernis genüge getan habe. Das Problem hierbei sei jedoch, dass dem Antragenden keine Frist gesetzt werde, wenn der Gegner auf den Löschungsantrag nicht reagiere. Die Frist des Gegners zur Stellungnahme gelte auch für den Antragenden, welcher seine Begründung nur bis zum Abschluss des schriftlichen Verfahrens nachreichen könne.

V. Verweis auf Datenbank im kontradiktorischen Verfahren

Im kontradiktorischen Verfahren müssten nicht mehr Akten und Markenauszüge eingereicht werden, sondern es bestehe die Möglichkeit auf die Datenbank hinzuweisen, in welcher die Widerspruchsmarke eingetragen ist. Dieser Hinweis genüge grundsätzlich zum Nachweis des Rechtes. Prof. Dr. Hildebrandt wies jedoch darauf hin, dass eine Übersetzung in die Verfahrenssprache notwendig sei. Sollte das Register die Widerspruchsmarke nicht in der Verfahrenssprache enthalten, sei eine Übersetzung einzureichen. Es solle hierbei lieber direkt beides eingereicht werden und auf einen Verweis auf das Register verzichtet werden, da ansonsten die Gefahr drohe, dass die Übersetzung und das Register nicht übereinstimmen.

VI. Führen des Benutzungsnachweises

Für den Benutzungsnachweis sei mittlerweile ein gesondertes Dokument notwendig. Es bedürfe eines gesonderten Schriftsatzes, sonst fehle es an dem Benutzungsnachweis. Es gebe nahezu keine Heilungsmöglichkeiten, da diese Einrede innerhalb der ersten gesetzten Frist erhoben werden müsse. Werde dies nicht gemacht, könne dies nicht mehr nachgeholt werden. Dies gelte jedoch nicht nur für Benutzungsnachweise, sondern auch für Zurücknahmen und Einschränkungen von Widersprüchen, Rechtsmitteln, Marken – also immer dann, wenn eine Art Gestaltungsrecht ausgeübt werde.

VII. Einführung des Art. 16 MarkenVO

Die Einführung des Art. 16 MarkenVO, der Zwischenrechte regelt, stelle ein neues Risiko dar. Zur Erläuterung führte Prof. Dr. Hildebrandt folgendes Beispiel an: Es liege eine ältere Unionsmarke von 1996 vor und es gebe eine nationale, britische Marke aus dem Jahr 2000. Art. 16 MarkenVO regelt, dass bei Vorliegen eines jüngeren Rechtes dieses auch benutzt werden kann, es sei denn, die jüngere Marke ist löschungsreif. Es ergebe sich also zunächst, dass der Besitzer einer Marke grundsätzlich ein Benutzungsrecht und, entsprechend der britischen Idee, nicht nur ein Abwehrrecht gegen Dritte habe. Die Regelung sei notwendig, da keine Amtsprüfung in der EU vorgenommen werde, sodass jeder an Marken kommen könne, ohne dass auf ältere Rechte Dritter geprüft werde. Das Gericht prüfe daher, ob die jüngere, britische Marke löschungsreif sei. Fraglich sei hierbei jedoch, wer über eine nationale, britische Marke entscheiden dürfe. Eine Löschung dürfe nach Art. 24 EUGVVO nur ein britisches Gericht vornehmen. Es gelte in der EUGVVO für die Bestimmung der Zuständigkeit die Grundregel „Einreden zählen nicht“. Der EuGH habe jedoch bei nationalen Kennzeichen entschieden, dass es genüge, wenn diesbezüglich nur einredeweise die Löschungsreife geltend gemacht wird. Somit könne bei einer Klageeinreichung in beispielsweise Deutschland das Gericht nicht entscheiden, ob die britische Marke löschungsreif sei, sodass kein unionsweiter Anspruch möglich wäre. Der Anspruch könne darauf beschränkt werden, dass der Anspruch überall gelte außer in Großbritannien. Es bestehe jedoch die Möglichkeit, dass die jüngere Marke nun in anderen Ländern angemeldet werde. Der Inhaber der älteren Marke könne keinen Unterlassungsanspruch dagegen geltend machen. Man könne hier möglicherweise mit Missbrauchskonstellationen dagegen vorgehen, aufgrund der internationalen Kompetenzverteilungen sei dies jedoch heikel. Nach Prof. Dr. Hildebrandt wäre die Lösung hier, Art. 16 MarkenVO zu streichen oder eine neue Vorschrift zu schaffen, wonach jedes Unionsmarkengericht unionsweit über die Marke entscheiden könne. Möglicherweise könne die Regelung im Verfügungsverfahren gelten, es lasse sich jedoch aufgrund des vorläufigen Charakters der Regelung gut begründen, dass die Regelung im Verfügungsverfahren nicht herangezogen werden könne.

B. Deutsche Marke

I. Darstellungsmöglichkeiten der deutschen Marke

Mit der Änderung der Markenverordnung zum 14.01.2019 wurden Änderungen bezüglich der Formalia vorgenommen. Insbesondere wurde die Möglichkeit der elektronischen Darstellung eingeführt, wobei daneben jedoch die Möglichkeit der Darstellung in Papierform weiterhin bestehen bleibt. Voraussetzung bei der elektronischen Darstellung sei, dass der Datenträger vom DPMA auslesbar sein müsse. Die bereits dargestellten Probleme im Rahmen der Unionsmarke bestünden daher in Deutschland nicht, da lediglich eine zusätzliche Möglichkeit geschaffen worden sei und kein Zwang zur Wahl einer bestimmten Form existiere.

II. Schutzfrist

In Deutschland bestehe eine Schutzfrist von 10 Jahren, welche nun harmonisiert wurde. Laut der deutschsprachigen Fassung der Richtlinie läuft die Schutzfrist von 10 Jahren beginnend mit dem Anmeldetag. Im deutschen Recht regelt § 187 Abs. 2 BGB aber, dass wenn eine Frist mit einem Tag beginnt, dieser Tag bei der Fristberechnung mitgezählt wird. Somit würde nach der Richtlinie bei einer Anmeldung am 10. Februar 2019 die Schutzdauer bis zum 10. Februar 2029 laufen. Unter Zugrundelegung des BGB würde die Schutzdauer am 9. Februar 2029 unter Berücksichtigung des § 187 Abs. 2 BGB enden. Das Markenrecht würde also einen Tag weniger bestehen als nach der Richtlinie vorgesehen. Prof. Dr. Hildebrandt schlug als Lösung vor, den Anmeldetag nicht als Tag iSd § 187 Abs. 2 BGB zu qualifizieren, sondern als Ereignis. Das Ereignis sei der Moment, in welchem die wesentlichen Angaben einer Anmeldung – ein Anmelder, ein Warenverzeichnis und ein Zeichen - komplett seien. In den anderen Sprachfassungen der Richtlinie sei fast immer nur von einem Datum die Rede, ein spezifischer Tag werde nicht erwähnt. Unter dem Gesichtspunkt der Harmonisierung sei zu berücksichtigen, dass im europäischen Recht die einzelnen Fristenregelungen alle so funktionierten, dass der erste Tag nicht mitzähle. Das DPMA wolle dies nun nachvollziehen und habe dies auch schon auf Ihrer Internetpräsenz angekündigt. Zu einer Änderung bedürfe es nur noch einer Umstellung der EDV. Prof. Dr. Hildebrandt wies darauf hin, dass man jetzt noch nicht wisse, wie die Gerichte in 10 Jahren diesen Sachverhalt beurteilen werden. Die Schutzfristen sollten daher nicht bis zum letzten Tag ausgereizt werden. Möglicherweise könne es zu einer Änderung durch den Gesetzgeber kommen, wodurch das Problem der Ungewissheit entschärft würde.

III. Berechnung der Benutzungsschonfristen

Die Berechnung der zwei Benutzungsschonfristen – der starren und der wandernden bis zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung oder Abschluss des schriftlichen Verfahren – gestalte sich schwierig. Im allerersten Entwurf des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes sollte die wandernde Benutzungsschonfrist gestrichen werden, da sie zu kompliziert sei und sich so nicht im europäischen Recht wiederfinde. Das Bundespatentgericht setzte sich für die Beibehaltung der wandernden Benutzungsschonfrist ein. Im späteren Gesetzesentwurf wurde die wandernde Benutzungsschonfrist für das Widerspruchsverfahren aus Vereinfachungsgründen gestrichen. Im Gerichtsverfahren wird sie weiterhin neben der starren Benutzungsschonfrist bestehen bleiben. Dies führt laut Prof. Dr. Hildebrandt dazu, dass bei einer Anmeldung einer jüngeren Marke an ihrem Prioritätstag in Deutschland, wo die Benutzungsschonfrist der älteren Marke noch nicht abgelaufen sei, die Benutzung im Widerspruchsverfahren keine Rolle spielen werde. Bei Ablauf der Benutzungsschonfrist müsse dann ein Verfallsantrag gestellt werden. Im April des kommenden Jahres träten neue Normen in Kraft, welche das Verfahren harmonisierten und dahingehend vereinfachten, dass alle Löschungs-, Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren in Deutschland dem Amt vorgelegt werden und nach dem gleichen Schema verlaufen.

IV. Änderung des § 23 Nr. 1 MarkenG

Die Änderung des § 23 Nr. 1 MarkenG, welcher die lautere Benutzung eines Namens erlaubt, führe dazu, dass entgegen früherer Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nur noch Namen einer natürlichen Person erfasst seien. Der BGH entschied im Rahmen des Budweiser-Falles, dass ein Name auch Namen von Unternehmen erfasse. Es ging hierbei um die Konstellation, dass es zwei Unternehmen mit dem gleichen Namen gab. Die Unternehmen hatten in unterschiedlichen Ländern ihre Marke angemeldet. Die Unternehmen wollten nun unter anderer Marke liefern, waren jedoch aufgrund von Kennzeichnungsvorschriften gezwungen, den Unternehmensnamen auf das Produkt zu schreiben. Dies stelle keine Verletzung fremder Markenrechte dar, solange das Handeln lauter sei, wenn also der Unternehmensname nicht hervorgehoben und ein Zusatz zum Namen wie GmbH verwendet werde. Dies entspreche dem Ansatz des Rechts der Gleichnamigen auf EU-Ebene. Dieser Ansatz entfalle jetzt durch die Beschränkung im Gesetz, dass nur noch Namen natürlicher Personen umfasst werden sollen. Dadurch habe § 23 Nr. 1 MarkenG nahezu keinen Anwendungsbereich mehr, da natürliche Personen in den seltensten Fällen im geschäftlichen Verkehr tätig seien. Bei Deckungsgleichheit eines Unternehmensnamens mit dem Namen einer natürlichen Person sei abzuwarten, wie die Rechtsprechung bezüglich der Anwendbarkeit des Gesetzes entscheide. Nach Prof. Dr. Hildebrandt sei der Anwendungsbereich des § 23 Nr. 1 MarkenG in dieser Konstellation zu eröffnen, um § 23 Nr. 1 MarkenG nicht vollkommen gegenstandslos zu machen.

Der BGH habe über viele Jahre hinweg ein Recht der Gleichnamigen anhand von § 242 BGB entwickelt. Später habe sich der BGH dahingehend geäußert, dass das von ihm entwickelte Recht der Gleichnamigen unverändert in den § 23 Nr. 1 MarkenG eingeflossen sei, nachdem der EuGH entschieden hatte, dass Unternehmenskennzeichen darunter fallen sollen. Nun sei die Anwendbarkeit auf Unternehmensnamen gestrichen worden, sodass konsequenterweise auch das Recht der Gleichnamigen entfallen müsse. Es bleibe hier jedoch abzuwarten, ob ein Gericht diese Frage dem Gerichtshof vorlege und welche Entscheidung dann getroffen werde.

C. Ausblick

Für das Problem des Rechts der Gleichnamigen gelte es eine Lösung zu finden. Ebenso sei es dringend geboten, einen „Rettungsschirm“ für die Unionsmarke zu entwickeln, da die Unionsmarke sonst immer wertloser werde.

I. Recht der Gleichnamigen

Prof. Dr. Hildebrandt wies daraufhin, dass die Einschränkung des § 23 Nr. 1 MarkenG mit höherrangigem Recht kollidiere. EU-Recht zwinge Unternehmen, ihren Namen im Rahmen von Kennzeichnungsvorschriften auf ihr Produkt zu schreiben. Daher könne hier der EuGH dem Primärrecht gegenüber dem Sekundärrecht Vorrang gewähren.

Ein weiterer Ansatz könne in Ansätzen des EuGH gesehen werde, welche in der Entscheidung „Robelco/Robeco“ (EuGH, Urteil vom 21. 11. 2002 - Rs. C-23/01, Robelco/Robeco) dargelegt worden seien, wonach Unternehmenskennzeichen grundsätzlich nie Marken verletzten. Dieser Ansatz sei durch die EuGH-Entscheidung „Celine“ (EuGH, Urteil vom 11. 9. 2007 - C-17/06, Céline) abgemildert bzw. ins Gegenteil verkehrt worden, da demnach, wie auch schon zuvor vom BGH dargelegt, Marke und Unternehmenskennzeichen wechselseitig gegeneinander vorgehen könnten, da ein markenmäßiger und unternehmenskennzeichenmäßiger Gebrauch ineinander über gingen. Der EuGH könne hier jedoch auf Markenfunktionen abstellen und die vom BGH entwickelten Grundsätze einbauen, da Markenfunktionen nirgendswo gesetzlich festgelegt seien. Markenfunktionen entsprächen dem § 242 BGB im Markenrecht. Es handele sich hierbei immer wieder um Fälle, welche zunächst schematisch gelöst worden seien, bevor man am Ende zu der Feststellung gelangt sei, dass das Ergebnis nicht den Vorstellungen entspreche und daher auf die Markenfunktionen zurückgegriffen habe.

Ein letzter denkbarer Ansatz sei, dass das Unternehmenskennzeichen, welches sich auf einer Verpackung befindet, eine beschreibende Angabe darstelle und somit unter § 23 Nr. 2 MarkenG falle. Dann würde es keine rechtliche Änderung geben.

Prof. Dr. Hildebrandt betonte daraufhin, dass er hofft, dass der EuGH einen der drei benannten Wege einschlägt, um massive Einschränkungen des innergemeinschaftlichen Handels zu verhindern.

Wiss. HK Marem-Lisa Athie

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