Referent:
Philipp von Kapff, Mitglied der Ersten Beschwerdekammer HABM, Alicante
Die letzten Werkstattgespräche in diesem Wintersemester 2009/10 konnten durch einen gelungenen und ansprechenden Vortrag von Herrn von Kapff, Mitglied der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt, einen hervorragenden Schlusspunkt setzen. Thema seines Vortrages war „Die Marken des Einzelhändlers“ vor dem Hintergrund von Anwendungsschwierigkeiten der Praxis nach der im Jahr 2005 ergangenen „Praktiker“-Entscheidung des EuGH. Aus der Sicht der Beschwerdekammer am HABM zeigte der Referent die verschiedenen Schwierigkeiten bei der Markenanmeldung im Einzelhandel auf.
Vorab wurde überblicksartig die Ausganglage nach der ergangenen Praktiker-Entscheidung skizziert. Praktiker, ein Einzelhandelsunternehmen im Bereich der Bau-und Heimwerkermärkte, versuchte im März 2001 Markenschutz für eine
Wort-/Bildmarke („Praktiker“) beim Deutschen Patent- und Markenamt für die Dienstleistung „Einzelhandel mit Bau-, Heimwerker- und Gartenartikeln und anderen Verbrauchsgütern für den Do-it-yourself-Bereich“ zu erlangen. Das DPMA wies die Anmeldung jedoch aufgrund fehlender eintragungsfähiger Dienstleistungen zurück. Vor diesem Hintergrund hatte der EuGH zu entscheiden, unter welchen Voraussetzungen Dienstleistungen für den Einzelhandel eintragungsfähig sind. Diesbezüglich stellte der Referent entsprechend den Erörterungen des EuGH nochmals klar, dass es gerade nicht um den Einzelhandel selbst, sondern um die Dienstleistungen geht, die im Rahmen des Einzelhandels erbracht werden, um Kaufverträge anzuregen. Aufgrund der Gegebenheiten im Einzelhandel ist von einer engeren Konkretisierung des Dienstleistungsbegriffes Abstand zu nehmen. Unter Bezugnahme auf die „Praktiker“ wies der Vortragende darauf hin, dass die Verwendung der Formulierung „Zusammenstellen verschiedener Waren, um dem Verbraucher Ansicht und Erwerb dieser Ware zu erleichtern“ ausreichend ist. Diesbezüglich kritisch erscheint die Verbindung von Waren und Dienstleistung. Anknüpfungspunkt jedoch bleibt die Dienstleistung, so dass nach der Nizzaklassifikation wohl nur die Klasse 35: „Werbung, Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“ in Betracht zu ziehen ist. Inwieweit diese jedoch auch die Anmeldung von Einzelhandelsmarken erfasst, war insbesondere zum Zeitpunkt der EuGH-Entscheidung unklar. Die Erläuterungen zur Klasse 35 sahen damals noch den Ausschluss von Anmeldungen von Warenverkaufsunternehmen vor. Diese Einschränkung ist jedoch im Lichte des Praktiker-Urteils in der aktuellen Fassung nicht mehr gegeben. Problematisch erscheint lediglich die unverändert übernommene Differenzierung zwischen Dritten und Verbrauchern. Nach den Erläuterungen zur Klasse 35 hat die Dienstleistung gegenüber Dritten zu erfolgen, „um dem Verbraucher Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“. Aufgrund des im gleichen Absatz eingefügten Verweises auf Einzelhandelsunternehmen und der weggefallenen Einschränkung der Anmeldung von Warenverkaufsunternehmen ist dem jedoch keine eindeutige Festlegung zu entnehmen, so dass wohl auch Dienstleistungen von Einzelhandelsunternehmern in Klasse 35 fallen.
Vor diesem Hintergrund weitaus problematischer sind die an eine Anmeldung unter Klasse 35 zu stellenden Voraussetzungen. Diesbezüglich hat der Referent vier Schwerpunkte herausgearbeitet.
Zunächst ist vor allem die Bestimmbarkeit der Angaben problematisch. Um dies zu veranschaulichen, bediente sich Herr von Kapff einer Vielzahl von Beispielen aus der aktuellen Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern. Das erste Beispiel verdeutlichte hierbei nochmals die vorzunehmende Differenzierung zwischen der Dienstleistung und Ware. Die Anmeldung der Marke THEVS enthielt unter anderem den Verweis auf Dienstleistungen eines Einzelhandelsunternehmens auf dem Gebiet der Geschenkartikel. Im Bezug auf Waren ist der Begriff des „Geschenkartikels“ wohl als zu unbestimmt anzusehen. Die Anmeldung bezog sich jedoch auf die Klasse 35, so dass es gerade nicht um die Ware selbst, sondern um die dahinterstehenden Dienstleistungen ging. Entsprechend den Vorgaben des EuGH sind die damit verbundenen Dienstleistungen, wie Sortimentsdienstleistung und Beratung ausreichend eng mit dem Bezug auf den Geschenkartikeleinzelhandel bestimmt. Die Marke wurde somit eingetragen. Anders im Fall Samsonite. Die in der Anmeldung verwendete Angabe „retail of accessories“ wurde als zu unbestimmt abgewiesen, da eine solche Formulierung eben nicht genau umschreiben kann, welche Dienstleistungen damit verbunden sind. Bei Geschenkartikeln kann zumindest eine grobe Eingrenzung der Tätigkeit vorgenommen werden. Fehlende Bestimmtheit wurde auch im Fall der Anmeldung MastR für die Angabe „retail services [...]in the connection with the provision of credit cards and debit cards“ angenommen. Es fehlt an der Abgrenzung zu den in Klasse 36 aufgeführten Finanzdienstleistungen, so dass eine falsche Klassenanmeldung vorlag. Diesbezüglich wurde von einen Teilnehmer jedoch der Einwand erhoben, dass dies lediglich eine Frage der anschließenden Benutzung sein könne und nicht schon von vorneherein die Eintragung unmöglich machte. Dies gellte vor allem, da sich aufgrund der systematischen Abgrenzung zur Klasse 36 gerade keine Überschneidung ergebe. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass damit jedoch nicht ausgeschlossen ist, dass bei späteren Fragen von Markenkonflikten auch ein Bezug zu Finanzdienstleistungen hergestellt wird, so dass die Anmeldung als zu unbestimmt zurückgewiesen wurde.
Als zweites nicht unproblematisches Kriterium haben sich die absoluten Schutzhindernisse herauskristallisiert. Die Anmeldung Buch24 und MultiMetalCenter wurden als beschreibend für die jeweils angemeldeten Einzelhandelsdienstleistungen gem. Art. 7(1)(c) GMV gewertet. Anders die Anmeldung Cloppenburg, wo es am Nachweis der beschreibenden Formulierung fehlte. Allein den Bezug auf die Gemeinde Cloppenburg ließ das EuG nicht genügen. Die Beschwerdekammer hätte für seine ablehnende Entscheidung vielmehr auch erörtern müssen, inwieweit die beanspruchten Dienstleistungen im Textilbereich für die geographische Herkunft relevant sind. Dieser Nachweis konnte für Cloppenburg nicht erbracht werden.
Auch bei den relativen Eintragungshindernissen haben die Beschwerdekammern mit Abgrenzungsproblemen zu kämpfen. Zwar besteht zwischen unterschiedlich angemeldeten Waren und Dienstleitungen grundsätzlich keine Verwechselungsgefahr, eine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen kann sich jedoch aus den verwendeten Vertriebskanälen ergeben. Überdies ist nach der Canon-Entscheidung (EuG, GRUR Int 2005, 503, Rn. 59 ff.) stets auch die Komplementarität zwischen der Dienstleistung und den Waren zu berücksichtigen. Dies setzt voraus, dass die Waren- und Dienstleistungsprodukte in einem funktionellen Zusammenhang stehen, so dass „eines von ihnen für die Verwendung des anderen unerlässlich oder bedeutsam ist, so dass die Verbraucher denken könnten, die Verantwortung für die Herstellung beider Produkte liege bei demselben Unternehmen.“ Vor dem Hintergrund der relativen Eintragungshindernisse wurde außerdem diskutiert, inwieweit die Klasse 35 für Einzelhandelsdienstleistungen in Konkurrenz zu geschäftlichen Bezeichnungen treten kann. Auch hierfür ist erforderlich, dass zwischen den Waren und Dienstleistungen Ähnlichkeit besteht. Für die einzelnen Entscheidungen sei auf die angefügte Präsentation des Vortragenden verwiesen.
Im Rahmen von Neuanmeldungen stellt sich des Weiteren das Problem der Benutzung von älteren Marken. Diese sind vor der Praktiker-Entscheidung meist nur für die gehandelten Waren eingetragen worden. Im vorgetragene Fall Jello Schuhpark (EuG, Urt. v. 13. Mai 2009, Az. T‑183/08) wurde der älteren MarkeSchuhpark die ernsthafte Benutzung abgesprochen. Zwar wurde die Marke für die Dienstleistungen des Einzelhandels benutzt, eine ernsthafte Benutzung der eingetragenen Waren selbst konnte jedoch nicht festgestellt werden. Demzufolge genügt es vor dem Hintergrund der Klasse 35 gerade nicht die Warenmarke durch vorgelagerte Dienstleistungen zu benutzen. Vielmehr müssten die Waren zumindest auch in den Vertrieb gelangt und an die Konsumenten verkauft worden sein. Dies war im vorgetragenen Fall jedoch unterblieben, so dass der Widerspruch des älteren Markeninhabers keinen Erfolg hatte.
Zum Abschluss forderte Herr von Kapff die Zuhörer noch einmal zur Diskussion heraus. Gegenstand war die Lautsprecher-Entscheidung (Beschwerdekammer, Urt. v. 10.09.2008, Az. 497/2005-1) der ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes. Danach ist der Markenschutz für die angemeldete 3D-Marke von Bang & Olufsen zu untersagen, weil die Form der Marke i.S.v. Art. 7 (1) (e) (iii) GMV der Ware den wesentlichen Wert verleiht. Dies ist erforderlich, um den zeitlich begrenzten Schutz durch das Urheberrecht und das damit verbundene Interesse der Allgemeinheit am Zugang zu geistigen Schöpfungen nach einer gewissen Zeit nicht zu unterlaufen. Entscheidend ist, ob das Produkt vor allem wegen seiner ästhetischen Gestaltung erworben wird. Hierbei sind vor allem die Reaktionen des Publikums und der Fachkreise sowie das erfolgte Marketing in Rechnung zu stellen.
Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wurden die letzten Diskussionen im schönen Ambiente des Schlosskellers fortgeführt und ein gelungener Abend wieder einmal angenehm zu Ende gebracht.
Anhang: <media 29807>von Kapff - Die Marken des Einzelhändlers</media>