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25.11.15 18:00 - 20:00

Werkstattgespräch: Die Reichweite der Registervermutung bei nicht beurkundeten Zwischenerwerben im Patentrecht

Die Reichweite der Registervermutung bei nicht beurkundeten Zwischenerwerben im Patentrecht

Referent: Herr Rechtsanwalt Dr. Marc Grunwald

Als Grundlage nahm der Referent die BGH-Entscheidung „Fräsverfahren“ (BGH, Urt. v. 07.05.2013, X ZR 69/11), nach § 30 Abs. 3 PatG sei anhand der Registerlage zu entscheiden, wer in Fällen der Patentübertragung berechtigt sei, den Verletzungsprozess zu führen (Prozessführungsbefugnis). Der Unterlassungsanspruch stehe demjenigen zu, der im Register stehe, der Schadensersatzfeststellungsanspruch sei ein personalisierter Anspruch und stehe demjenigen zu, der materiell befugt und prozessführungsbefugt sei. Beim Schadensersatzfeststellungsanspruch sei demnach die Wirksamkeit der Rechtsübertragung aufzuklären; das Patentregister habe indizielle Bedeutung dafür, wer zu welcher Zeit Inhaber des Patents gewesen und demnach anspruchsberechtigt ist. Diese Indizwirkung gilt sowohl materiell-rechtlich als auch zeitlich und befreit den Kläger davon, die Übertragungsvereinbarung vorzulegen oder im Detail mitzuteilen.

Dann widmete sich Herr Dr. Grunwald einem von der Entscheidung nicht beleuchteten Problem: den unbeurkundeten Zwischenerwerben, die besonders in Unternehmen vorkommen können. Es wurde kurz der Unterschied zwischen Tatsachenvermutung (gesetzliche Vermutung nach § 292 ZPO) und tatsächlicher Vermutung („unechte“ Vermutung) erläutert, deren Wahrscheinlichkeit nach allgemeiner Lebenserfahrung derart hoch ist, dass er eine entsprechende Schlussfolgerung im konkreten Einzelfall zulässt.

Grundlage der Indizwirkung, auf die sich der BGH stützt, ist § 28 Abs. 3 DPMAV, der auch Grundlage für die Umschreibung des Registers ist. Diese beruht auf dem „formellen Konsensprinzip“ (Antrag zwischen bisherigem Patentinhaber und Erwerber).

Würden im Verletzungsverfahren unbeurkundete Zwischenerwerbe bekannt, sei damit die Vermutungsgrundlage der tatsächlichen Vermutung hinreichend erschüttert. Die Indizwirkung könne also nicht gelten.

Herr Dr. Grunwald besprach dann drei Beispielsfälle von unbeurkundeten Zwischenerwerben und jeweils der Fallfrage, wer mit welchen Klageanträgen prozessieren könne.

1. Fall: A als ursprünglicher und D als aktueller Patentinhaber sind im Register eingetragen. Zwischenzeitlich gab es Zwischenübertragungen von A auf B, von B auf C, die nicht vermerkt worden waren. D könne einen Unterlassungsanspruch und Schadensersatzfeststellung dann geltend machen, wenn er die Übertragungskette lückenlos nachweise. B und C könnten Schadensersatzfeststellung ebenfalls bei Vorlage der Übertragungskette und zusätzlich bei Berichtigung des Registers geltend machen. Letzteres sei problematisch. Jedoch könne laut der BGH-Entscheidung „Mischvorrichtung“ (BPatG, Beschl. v. 16.06.2006, 10 W (pat) 52/04) eine Registerkorrektur nur ex nunc vorgenommen werden. Das LG Mannheim (LG Mannheim, Urt. v. 10.03.2015, 2 O 103/14; Berufung anhängig: OLG Karlsruhe 6 U 44/15) vertritt dagegen die Auffassung, die tatsächliche Vermutung greife auch dann, wenn die Übertragungskette des Patents ersichtlich vom Registerstand abweicht.

2. Fall (Zwischenübertragung einer Patentanmeldung): A meldet ein Patent an, die Anmeldung wird auf B, dann auf C, dann auf D übertragen. Die Zwischenerwerber B und C werden nicht ins Register eingetragen, D jedoch schon (vgl. OLG Düsseldorf, BB 1970, 1110). § 7 Abs. 1 PatG, Art. 60 Abs. 3 EPÜ fingiert für den Anmelder die Berechtigung, das Patent zur Erteilung zu bringen. Es handele sich um eine gesetzliche Fiktion (sog. „Anmeldefiktion“), die auch demjenigen zugute komme, der erst nach Beginn des Erteilungsverfahren in die Anmelderposition nachrückt. Behauptete Rechtsübertragungen an der Patentanmeldungen könnten dabei ungeklärt bleiben.

Im nächsten Anschnitt widmete sich Herr Dr. Grunwald der Wahrheitspflicht und den prozessualen Konsequenzen für den Kläger und den Prozessbevollmächtigten. Beim Unterlassungsanspruch ergibt sich die Wahrheitspflicht gem. § 138 Abs. 1 ZPO, Zwischenerwerbe seien dabei grds. unbeachtlich (§ 30 Abs. 3 S. 2 PatG). Der Schadensersatzfeststellunganspruch muss immer einer natürlichen oder juristischen Person zugeordnet werden, daher sei stets die materielle Rechtslage entscheidend. Fraglich ist, inwieweit Kläger und Prozessbevollmächtigter gehalten sind, an der Aufklärung der materiellen Rechtslage mitzuwirken. Bei Unkenntnis von Zwischenerwerben gebe es keine eigenen Nachforschungspflichten des Klägers, auch keine des Prozessbevollmächtigten, den Mandanten explizit nach weiteren Übertragungsvorgängen zu fragen. Bei Kenntnis von Zwischenerwerben des Klägers müssten aber einzelne Übertragungen benannt und entsprechende Übertragungsvereinbarungen vorgelegt werden. Der Prozessbevollmächtigte müsse die Anträge entsprechend der Rechtslage anpassen. Bei Rückfragen des Gerichts sei mit dem Mandaten Rücksprache zu halten, es gelte Aufklärungspflicht. Der Zivilprozess sehe keine materiell-rechtliche Sanktion bei Verletzung der prozessualen Wahrheitspflicht vor, jedoch komme eine Strafbarkeit nach § 263 StGB in Betracht.

Weiter beschäftigte sich der Referent mit prozesstaktischen Erwägungen. Bei Kenntnis von unbeurkundeten Zwischenerwerben könnte ein Rückzug auf den Unterlassungsanspruch sinnvoll sein, wenn die Legitimationskette für den Kläger nur schwer nachweisbar ist, es aus wirtschaftlichen Gründen auf einen zügigen Unterlassungstitel ankommt und die Klageanträge noch nicht gestellt wurden. Auf Seiten des Beklagten sieht Herr Dr. Grunwald die Vortragslast als problematisch, denn aufgrund der Indizwirkung des Registers liege die Vortragslast beim Beklagten. Die Aktivlegitimation solle bei Ungereimtheiten in Zweifel gezogen werden, dies führe zwar zu keiner Beweislastumkehr, löse aber prozessuale Wahrheitspflicht (Nachforschungspflicht) des Klägervertreters aus. Sei der Kläger U.S.-Amerikaner, komme auch 28 U.S.C. Section 1782 in Betracht.

3. Fall: A erlangt gegen C ein rechtskräftiges Schadensersatzfeststellungsurteil; während des Prozesses hatte A das Klagepatent auf B übertragen, eine Registerumschreibung erfolgte nicht. A und C einigen sich auf die Zahlung eines Schadensersatzbetrages, den C auch an A zahlt, wobei die Zwischenveräußerung an B nicht berücksichtigt wurde. B habe die Möglichkeit einer Eingriffskondiktion ggü. A, § 816 Abs. 2 BGB, die Leistung von C an A ggü. B sei aufgrund von § 407 Abs. 1 BGB wirksam. Die Schutzrechtsübertragung erfolge durch Abtretung, §§ 413, 398 BGB. Auch komme eine unberechtigte GoA ggü. A in Betracht, §§ 687 Abs.  2, 678; C hat ggü. jedermann zu unterlassen. C habe keine Möglichkeit aus ungerechtfertigter Bereicherung, § 812 Abs. 1 S. 1 Var. 1 BGB ((Teil-) Anfechtung Vergleich bzgl. des A nicht zustehenden Schadensersatzes (§ 123 Abs. 1 BGB)), es sei denn, A habe eine besondere Marktstellung, die er ggü. C in den Vergleichsverhandlungen durchsetze. Eine Teilanfechtung sei möglich, „wenn der nach Wegfall des angefochtenen Teils verbleibende Rest bei objektiver, vom Willen der Beteiligten absehender Betrachtung als selbstständiges, unabhängig von den anderen Teilen bestehendes Rechtsgeschäft denkbar ist.“ (BAG, Urt. v. 24.02.2011, 6 AZR/09, Rn. 50) Die Eingriffskondiktion nach § 816 Abs. 2 BGB zwischen B und A bleibe davon unberührt.

Als letztes gab Herr Dr. Grundwald einen Ausblick auf den UPC: gem. Art. 9, § 1 (b) VO (EU) 1257/2012 solle das EPA ein Register für alle Patente mit einheitlicher Wirkung führen, in dem auch Übertragungen des Patents eingetragen werden, Art. 2 (e) VO (EU) 1257/2012; die Regeln 22 bis 24 EPÜ sollen hinsichtlich der Übertragung von Patenten Anwendung finden (Regel 16 Abs. 3. 6.). Ein Registereintrag der Übertragung mit einheitlicher Wirkung sei mit Antrag eines Beteiligten möglich, wenn dies durch Vorlage von Dokumenten nachgewiesen werde (Regel 16 Abs. 3. 7.).

Daran schloss sich eine Diskussion an, in der u.a. die Fragen erörtert wurden, ob es sich bei der Vergabe von ausschließlichen Lizenzen ähnlich verhalte und ob eine Umschreibung bzw. Berichtigung des Patentregisters nicht möglich sein müsse, um Schadensersatz bekommen zu können, oder ob die nicht eingetragenen Inhaber sich nicht selbst hätten kümmern müssen.

WissHK Pia Greve

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