Haus der Universität, Schadowplatz 14, 40212 Düsseldorf
06.05.15 18:00 - 20:00

Werkstattgespräch: Luxemburg schafft neues Markenrecht für Europa

Die aktuelle Rechtsprechung von EuGH und EuG

Referent: RA Achim Bender, München

Einleitend erwähnte Herr Bender, dass der EuGH im Markenrecht die maßgebliche Stimme ist. Der EuGH entscheidet sowohl über den Instanzenzug nach dem HABM als auch dann, wenn nationale Gerichte eine Rechtsfrage zur Vorabentscheidung vorlegen. Er schafft auf diese Weise (z.T. über eine indirekte Anwendung der Entscheidungssätze) ein einheitliches Markenrecht. Die Tendenz geht dabei eindeutig hin zum europäischen System. Im weiteren Verlauf des Vortrags erläuterte Herr Bender die aktuellen Entwicklungen anhand jüngerer und jüngster Entscheidungen von EuG und EuGH.

I. Zum Verfahrensrecht zitierte Herr Bender die NUEVA-Entscheidung des EuG (undefinedUrt. v. 21.05.2014, T-61/13). Diese verdeutliche den Unterschied zwischen nationalem und europäischem Recht. Im Unionsrecht gibt es im Gegensatz zum nationalen Recht keine alleinverbindliche Sprachfassung einer Bestimmung. Alle 23 Fassungen sind gleichermaßen verbindlich. Für eine einheitliche Auslegung des Unionsrechts ist es daher erforderlich, mehrere Sprachfassungen miteinander zu vergleichen, da eine hundertprozentige Übersetzung nie gelingen kann. Bei Abweichungen verschiedener Sprachfassungen einer Vorschrift sei letztere nach dem Zusammenhang und dem Zweck auszulegen, zu dem sie erlassen wurde. Dabei sei in Ermangelung von Gesetzesmaterialien insbesondere die Präambel des jeweiligen Regelungswerks für die Auslegung heranzuziehen.

II. Im Urteil Arthur/ARTHUR ET FÉLICIE (undefinedUrt. v. 20.03.2003, C-291/00) legte der EuGH fest, dass das Kriterium der Identität zwischen dem Zeichen und der Marke zwar grundsätzlich restriktiv auszulegen sei und nur dann erfüllt sei, wenn das Zeichen ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente der Marke wiedergebe. Die Wahrnehmung der Identität sei aber aus der Sicht eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers zu beurteilen, weshalb unbedeutende Unterschiede der Identität nicht zwingend entgegenstehen. Nach Ansicht von Herrn Bender sollte diese Aufweichung des Identitätskriteriums nicht vorgenommen werden. Es genüge, wenn man bei unbedeutenden Unterschieden auf hochgradige Ähnlichkeit abstelle. Ist die ältere Marke in einer Farbe eingetragen, die Gemeinschaftsmarkenanmeldung dagegen nicht, so müsse die Identität verneint werden (undefinedEuG, Urt. v. 20.02.2013, T-378/11).

III. Bei der Eintragung einer Marke für „Dienstleistungen im Rahmen des Einzelhandels mit Waren“ ist es seit der Praktiker-Entscheidung des EuGH (undefinedUrt. v. 07.07.2005, C-418/02) erforderlich, nähere Angaben in Bezug auf die Waren oder Arten von Waren zu machen. Die Dienstleistungen selbst müssen nicht konkret bezeichnet werden. Darauf aufbauend stellte der EuGH im Netto-Urteil (undefinedUrt. v. 10.07.2014, C-420/13) klar, dass auch das Zusammenstellen von Dienstleistungen unter den Begriff der Dienstleistung gem. Art. 2 undefinedMarkenRL fällt. Sie müssen allerdings so klar und eindeutig formuliert sein, dass erkennbar wird, welche Dienstleistungen der Anmelder zusammenstellen möchte. Herr Bender empfiehlt in diesem Zusammenhang, die betreffenden Dienstleistungen nicht nur in Klasse 35 der Nizzaer Klassifikation anzumelden, sondern auch in den Klassen, mit denen sie sich konkret befassen, beispielsweise Klasse 43 bei Reisevermittlungen und Klasse 36 bei Kreditverschaffung.

Beim Thema Nizzaer Klassifikation durfte ein Hinweis auf die Entscheidung IP Translator (undefinedEuGH, Urt. v. 19.06.2012, C-307/10) nicht fehlen. Herr Bender besprach die Leitsätze und erläuterte, dass vor dieser Entscheidung einige EU-Mitgliedsstaaten die Nizzaer Klassifikation als vollständig und abschließend betrachtet haben und davon ausgegangen sind, dass bei Verwendung eines Oberbegriffs einer Klasse alle Waren und Dienstleistungen, die unter den Oberbegriff fielen, von der jeweiligen Klasse umfasst seien, auch wenn sie nicht in der alphabetischen Liste auftauchten. Der EuGH schafft hier Klarheit, indem er eindeutig auf die alphabetische Liste abstellt und eine konkrete Angabe der Waren und Dienstleistungen, die unter den Oberbegriff fallen sollen, verlangt, wenn nicht die ganze alphabetische Liste gemeint sein soll. Fehlen diese Angaben, ist die Anmeldung nicht als hinreichend klar und eindeutig anzusehen.

Im IP Translator Agreement zwischen dem HABM, den nationalen Markenämtern der EU, der Schweiz und Norwegens sowie der WIPO wurden einige Begriffe festgelegt, die als nicht hinreichend klar und bestimmt angesehen werden oder in ihrer Gänze nicht mehr zulässig sind, beispielsweise „Maschinen“ in Klasse 7. Statt dieser Begriffe sei bei der Anmeldung nunmehr die konkrete Art, beispielsweise „Rasierapparate“ anzugeben. Künftig zulässig ist der Begriff „handbetätigte Geräte“ in Klasse 8 auch ohne Angabe des Verwendungszwecks.

IV. Herr Bender leitete zum nächsten Themenkomplex des Vortrags über, in dem absolute Schutzhindernisse diskutiert wurden. Zunächst ging er auf die Entscheidung „Apple Flagship Stores“ des undefinedEuGH vom 10.07.2014, C-421/13, ein, in der die Eintragungsfähigkeit eines Ladenkonzepts (genauer: der Ausstattung einer Verkaufsstätte für Waren) als 3D-Marke anhand nur eines Fotos abgelehnt wurde. Zwar genüge grundsätzlich ein einziges Bild für eine 3D-Marke. Dieses müsse aber die notwendige Unterscheidungskraft, ein erhebliches Abweichen der Ausstattung der Verkaufsstätte von der Branchennorm oder -üblichkeit, ausreichend erkennen lassen.

V. Die Besonderheit eines Ausstattungsteils einer Ware, die eine bedeutende Eigenschaft derselben darstellt, kann eine beschreibende Angabe sein und damit die Eintragung einer Marke verhindern. So entschied der EuGH in „ecoDoor“ (undefinedUrt. v. 10.07.2014, C-126/13 P), da diese Bezeichnung den ökologischen Charakter der Ware beschreibt. Ebenso sei die Kombination einer beschreibenden Angabe und einer nichtbeschreibenden Abkürzung dieser Angabe nicht eintragungsfähig, da der Verbraucher das Gesamtbild sehe, welches insgesamt beschreibend sei, vgl. Multi Markets Fund MMF und NAI – Der Natur-Aktien-Index (undefinedEuGH, Urt. v. 15.03.2012, C-90/11, C-91/11).

VI. Der Maßstab für die (fehlende) Unterscheidungskraft wurde in „Winkel“ (undefinedEuGH, Beschl. v. 26.04.2012, C-307/11 P) durch ein potenzielles Element festgelegt. Es genüge die bloße Möglichkeit oder Wahrscheinlichkeit einer nicht unterscheidungskräftigen Verwendung der Anmeldung. Die Bezeichnung müsse lediglich „zur Beschreibung geeignet“ sein. Genauer müsse das HABM nicht prüfen. Dabei genüge es auch, die wahrscheinlichste Verwendung zugrunde zu legen. Gegenüber der Doublemint-Rechtsprechung (undefinedEuGH, Urt. v. 23.10.2003, C-191/01 P) ist der Prüfungsmaßstab damit strenger geworden.

VII. In Bezug auf Wortmarken und Slogans erläuterte Herr Bender, dass neben beschreibenden Bestandteilen ein Herkunftshinweis vorhanden sein müsse wie etwa bei „Lass dir raten, trinke Spaten“. Andernfalls sei die Marke nicht schutzfähig, wie beispielsweise „Best Buy“, das vom Verbraucher ausschließlich als Hinweis auf das günstige Verhältnis zwischen Qualität und Preis aufgefasst werde (undefinedEuGH, Urt. v. 13.01.2011, C-92/10 P).

VIII. Bildmarken fehle das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft, wenn sie nicht erheblich von der Norm oder den üblicherweise in der jeweiligen Branche verwendeten Formen abweichen. Das hat der EuGH in zwei Entscheidungen klargestellt, in denen gewöhnliche grafische Elemente für angemeldete Zeichen verwendet wurden oder die Zeichen ausschließlich eine dekorative Funktion hatten (undefinedUrt. v. 26.04.2012, C-307/11 P und undefinedUrt. v. 15.05.2014, C-97/12 P).

IX. Herr Bender ging sodann kurz auf die Unterscheidungskraft bei 3D-Marken (Schokoladenhase), Positionsmarken (Schnürsenkelenden) und Farbmarken (Grau und Rot der Deutschen Bahn) ein, die für sämtliche genannten Beispiele abgelehnt wurde.

X. Will sich der Anmelder einer Marke auf Verkehrsdurchsetzung berufen, so obliegt ihm der Nachweis, da es sich bei der Verkehrsdurchsetzung um eine Ausnahme von den Eintragungshindernissen des Art. 7 Abs. 1b, 1c oder 1d GMV handelt. Die nationalen Ämter können anhand einer Verbraucherbefragung klären lassen, ob ein Zuordnungsgrad von mindestens 70% vorliegt (undefinedEuGH, Urt. v. 19.06.2014, C-217/13, C-218/13 – Sparkassenrot). Das Erreichen der 70%-Schwelle ist jedoch nicht stets erforderlich; vielmehr könnten die nationalen Gerichte einen eigenen Wert festlegen. Es sei nämlich nicht allein auf die abstrakten Prozentzahlen einer Verbraucherbefragung abzustellen. Zusätzlich seien auch noch andere Größen wie etwa Umsatzzahlen heranzuziehen. Im Löschungsverfahren trägt der Markeninhaber die Beweislast für die Verkehrsdurchsetzung, nicht der Nichtigkeitsantragsteller.

Ein Zeichen muss im gesamten Unionsgebiet Unterscheidungskraft besitzen, um eintragungsfähig zu sein. Die ggf. in einzelnen Mitgliedstaaten fehlende Unterscheidungskraft kann durch den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung überwunden werden. Dieser Nachweis müsse dabei nicht für jeden Mitgliedstaat der Union einzeln geführt werden, wohl aber für diejenigen Mitgliedstaaten, in denen die Marke keine Unterscheidungskraft besitzt (undefinedEuGH, Urt. v. 24.05.2012, C-98/11 P – Schokoladenhase; undefinedEuG, Urt. v. 21.04.2015, T-359/12, T-360/12 – Schachbrettermuster in Braun/Beige und in Grau).

XI. Im Zusammenhang mit artbedingten, technisch bedingten oder wertbedingten Formen ging Herr Bender auf die Urteile Tripp-Trapp-Kinderstuhl (undefinedEuGH, Urt. v. 18.09.2014, C-205/13) und Lego-Baustein (undefinedEuGH, Urt. v. 14.09.2010, C-48/09 P) ein.

XII. Sodann referierte Herr Bender zu den Themen „Bösgläubigkeit“ und „ernsthafte Benutzung“.

XIII. In aller Kürze wurden schließlich die relativen Eintragungshindernisse besprochen.

Herr Bender schloss seinen Vortrag mit dem Hinweis darauf ab, dass sich das Recht derzeit rasch ändere und die Übergangsphase zwischen einzelnen Rechtsvorschriften vor allem auf europäischer Ebene mangels EU-rechtlicher Übergangsvorschriften stets etwas chaotisch sei.

Wiss. Besch. Tanja Niedernhuber, LL.M.

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