Schloss Mickeln, Blauer Salon
09.07.14 18:00 - 20:00

Werkstattgespräch: Unterscheidungskraft durch Benutzung

Referent: Rechtsanwalt Michael C. Maier, LL.M., Berlin 

Unterscheidungskraft durch Benutzung - wie relevant ist Malta wenn es um die Überwindung von absoluten Eintragungshindernissen bei englischsprachigen Gemeinschaftsmarken geht?

Das Werkstattgespräch auf Schloss Mickeln hatte auch im Juli dieses Jahres wieder ein praxisrelevantes Thema zum Gegenstand: Herr Rechtsanwalt Michael C. Maier, LL.M. aus der Berliner Kanzlei Boehmert & Boehmert referierte in seinem Vortrag über die Unterscheidungskraft englischsprachiger Gemeinschaftswortmarken und die sich in diesem Zusammenhang ergebende Bedeutung Maltas für die Überwindung absoluter Eintragungshindernisse.

Herr Maier erläuterte zunächst, weshalb bei der Eintragungspraxis europäischer Gemeinschaftsmarken gerade die englische Sprache von besonderer Bedeutung ist. So stammten im Jahr 2013 nach der Statistik des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt zwar die meisten Gemeinschaftsmarkenanmeldungen aus Deutschland. Allerdings folgten darauf überraschenderweise mit beinahe fünfzehntausend Anmeldungen die Vereinigten Staaten. Zusammen mit den Gemeinschaftsmarkenanmeldungen aus Großbritannien ergaben sich bereits daraus allein über fünfundzwanzigtausend Gemeinschaftsmarkenanmeldungen in englischer Sprache. Insgesamt wurde so bei 42,3% aller Gemeinschaftsmarkenanmeldungen Englisch als erste Sprache gewählt, wobei es sich bei mehr als der Hälfte der Anmeldungen um reine Wortmarken handelte. Hinsichtlich der allgemeinen Sprachverbreitung bildet Englisch neben Italienisch in Übereinstimmung mit der Bevölkerungszahl zudem in der EU die zweithäufigste Muttersprache und die häufigste Fremdsprache. Auch darüber hinaus werden in Deutschland englische Begriffe im Alltag immer stärker verwendet, sei es in Form von Gattungsbezeichnungen (Make-up, Handy, Inline Skates), in der Werbung („Welcome to the Becks expierence“) oder im Alltag („Public viewing“, „Shopping“, „Job“). Insgesamt sei daher festzustellen, dass der Einfluss der englischen Sprache auf die deutsche Sprache, ebenso wie auch auf andere europäische Sprachen, immer weiter zunehme.

Vor dem Hintergrund, dass die meisten Gemeinschaftsmarkenanmeldungen aus Deutschland, den USA und Großbritannien stammen und die meisten Anmeldungen auf Englisch erfolgen, sowie der Tatsache, dass Englisch eine der meist gesprochenen Sprachen der EU ist, stellte Herr Maier daher die These auf, dass ein erheblicher Teil aller Gemeinschaftsmarken aus englischen Wörtern besteht.

Herr Maier wandte sich sodann den rechtlichen Hintergründen bei der Eintragung europäischer Gemeinschaftsmarken und hierbei speziell den absoluten Schutzhindernissen nach Art. 7 der Gemeinschaftsmarkenverordnung (undefinedGMV, VO 207/2009 EG) zu. So sind nach Art. 7 GMV  unter anderem solche Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft aufweisen oder ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware dienen können. Allerdings können die vorgenannten absoluten Schutzhindernisse gemäß  Art. 7 Abs. 3 GMV überwunden werden, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.

Wie Herr Maier weiter ausführte, setzt die Überwindung der Eintragungshindernisse gemäß Art. 7 Abs. 3 GMV nach der Rechtsprechung des EuGH allerdings voraus, dass diese in dem gesamten Gebiet erworben wurde, in dem das Eintragungshindernis vorliegt. Dementsprechend muss beispielsweise bei der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke, die aus einem deutschen Wortzeichen besteht, zur Überwindung der Schutzhindernisse der Nachweis der Überwindung sowohl in Deutschland als auch in Österreich geführt werden. Für englische Wortmarken ergibt sich daraus aber zugleich die Folge, dass der Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft nicht nur im Vereinigten Königreich und Irland, sondern auch für Malta erbracht werden muss, da die dortige Landessprache zwar Maltesisch, die Amtssprache neben Maltesisch jedoch auch Englisch ist.

Malta nehme im Hinblick auf das Sprachverständnis seiner Einwohner dabei jedoch eine Sonderrolle ein: Zwar sei auch Englisch offizielle Landessprache, allerdings würden nach einer Studie der europäischen Kommission lediglich 2%  der Einwohner Maltas Englisch auch als Muttersprache betrachten. Das Sprachverständnis der Einwohner Maltas sei demnach nicht mit dem Sprachverständnis im Vereinigten Königreich und Irland zu vergleichen. Herr Maier gab daher zu bedenken, dass man sich bereits aufgrund der eher geringen Bedeutung der englischen Sprache in Malta durchaus Gedanken darüber machen könne, ob es sinnvoll sei, dass der Nachweis der Überwindung absoluter Schutzhindernisse auch für Malta zu erbringen ist.

Dies gelte umso mehr, wenn man das Größenverhältnis Maltas zu den übrigen Mitgliedstaaten der EU genauer betrachte. So sei festzustellen, dass Malta sowohl flächenmäßig, als auch nach der Zahl seiner Einwohner nur einen äußerst geringen Teil der europäischen Union ausmache. Im Verhältnis zu den anderen englischsprachigen Mitgliedstaaten, Irland und dem Vereinten Königreich, machen die Malteser nur 0.6% der Bevölkerung aus. Insgesamt ist Malta eines der kleinsten Länder der Welt und mit nur 20% der Fläche Londons der kleinste Mitgliedstaat der EU.

Herr Maier ging sodann auf das sich daraus in praktischer Hinsicht ergebende Problem bei der Überwindung absoluter Schutzhindernisse bei englischsprachigen Gemeinschaftsmarken ein. Während die durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft im Vereinigten Königreich und Irland vergleichsweise einfach durch die Vorlage entsprechender Belege nachgewiesen werden könne, sei ein Nachweis für Malta in den meisten Fällen mangels entsprechender Daten nur äußerst selten möglich und praktisch kaum zu erbringen. Vor diesem Hintergrund, warf Herr Maier daher die Frage auf, ob Malta in der Eintragungspraxis ein Hinderungsgrund sei, wenn es um die Überwindung von absoluten Eintragungshindernissen bei englischsprachigen Gemeinschaftsmarken gehe.

In diesem Zusammenhang ging Herr Maier zunächst auf die bisherige Rechtspraxis ein: Danach lehnten sowohl das HABM als auch der EuG in der Vergangenheit die Überwindung absoluter Schutzhindernisse regelmäßig ab, wenn der Anmelder keine durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft in Malta nachweisen konnte. Der EuG begründete diese Rechtsprechung damit, dass es paradox wäre, wenn ein Mitgliedstaat, der eine nationale Markenanmeldung wegen absoluter Schutzhindernisse zurückweisen müsste, dazu verpflichtet werden könnte die Wirkung einer Gemeinschaftsmarke zu akzeptieren, die aufgrund der Benutzung in einem anderen Land mit der gleichen Amtssprache nach Art. 7 Abs. 3 GMV schließlich eingetragen würde (EuG, Entscheidung vom 17. Mai 2011 in der Sache T-7/10, Tz. 51-52, Diagnostiko kai Therapeftiko v OHIM).

Dagegen sei nach einer neueren Entscheidung des EuGH nunmehr von einer geänderten Eintragungspraxis auszugehen: So urteilte der EuGH in einer Entscheidung aus dem Jahr 2012 (undefinedEuGH, Entscheidung vom 24. Mai 2012 in der Sache C-98/11- Lindthase, Tz. 62), dass zwar der Erwerb von Unterscheidungskraft für den Teil der Union nachgewiesen werden müsse, in dem die Marke keine originäre Unterscheidungskraft aufweist, dafür allerdings nicht erforderlich sei, dass der Erwerb der Unterscheidungskraft für jeden Mitgliedstaat einzeln erbracht werden müsse. Als Folge dieser Rechtsprechung änderte auch das HABM seine Eintragungspraxis in neueren Entscheidungen (R513/2011-2 vom 11. Dezember 2012, Tz. 74-78; bestätigt durch die Entscheidungen undefinedR1889/2013-2 vom 26. Februar 2014 und R1890/2013-2 vom 28. Februar 2014https://oami.europa.eu/copla/trademark/data/011449493/download/CLW/APL/2013/EN/R1890_2013-2_20140228) dahingehend, dass der Nachweis des Erwerbs von Unterscheidungskraft nicht für jeden Teil des relevanten Marktes oder für jeden Mitgliedstaat einzeln erbracht werden müsste. Das Fehlen eines Nachweises des Erwerbs von Unterscheidungskraft für einen Teil des Gemeinschaftsmarktes der nicht erheblich ist, dürfe nicht zur Folge haben, dass die Aufwendungen, die in einem Großteil des relevanten Gebietes investiert wurden, negiert werden. Insgesamt sei es daher auch nach der neuen Praxis des HABM nicht zumutbar für sämtliche Gebiete die Benutzungsnachweise zu erbringen. Ausreichend sei vielmehr, dass für einen überwiegenden Teil des entsprechenden Marktes der Nachweis geführt wird.

Zusammenfassend ist nach Herrn Maier daher festzustellen, dass die Voraussetzungen des Art. 7 Abs. 3 GMV auch bereits dann erfüllt sind, soweit eine Gemeinschaftsmarke für Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft in einem erheblichen Gebiet erlangt hat, in dem die Marke keine originäre Unterscheidungskraft besaß. Für die Eintragungspraxis englischsprachiger Gemeinschaftsmarken bedeute dies, dass der Nachweis der Unterscheidungskraft für Malta künftig nicht mehr geführt werden müsse, soweit die Unterscheidungskraft im Vereinigten Königreich und Irland nachgewiesen werden kann. Aus praktischer Sicht sei die Entscheidung zwar zu begrüßen. Jedoch sei auch das vom EuG vorgebrachte Argument, nach dem die Entscheidung der nationalen Markenämter durch eine Eintragung als Gemeinschaftsmarke nicht unterminiert werden dürfe, durchaus nachvollziehbar.

Auf den Vortrag folgte eine abschließende Diskussion, bei der neben möglichen Ansätzen zur Konkretisierung des vom HABM aufgestellten Erheblichkeitsmerkmals auch die unterschiedliche Eintragungspraxis des HABM im Vergleich zu den nationalen Markenämtern thematisiert wurde.

Die Werkstattgespräche werden im Oktober dieses Jahres fortgesetzt.

Wiss. Mit. Behyad Hozuri

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