Schloss Mickeln, Blauer Salon
27.02.13 18:00 - 20:00

Werkstattgespräch: Der Lizenzeinwand in der Instanzgerichtlichen Rechtsprechung seit "Orange Book"

Der Lizenzeinwand in der Instanzgerichtlichen Rechtsprechung seit "Orange Book"

Referent: Dr. Wolfgang Kellenter, Hengeler Mueller, Düsseldorf

I. Herr Dr. Kellenter referierte über den Lizenzeinwand nach der Entscheidung „Orange Book“ des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2009 (undefinedBGH, Urt. v. 06.05.2009, KZR 39/06 – Orange-Book-Standard), deren Auswirkungen auf die instanzgerichtliche Rechtsprechung bis heute und über die Konsequenzen der Pressemitteilung der EU-Kommission vom 21.12.2012 in der Sache Apple/Samsung auf die Entscheidungspraxis seit „Orange Book“.

Kurz stellte Dr. Kellenter die „Orange Book“-Entscheidung des Bundesgerichtshofes dar. Dort gehe es um standardessentielle Patente, also Patentgegenstände, die genutzt werden müssten, um einen zwingenden Industriestandard umzusetzen. Der Beklagte nutze einen oder mehrere Patentgegenstände ohne Lizenz, daraufhin verlange der Patentinhaber Unterlassung. Der Beklagte verteidige sich nun mit der Argumentation, der Patentinhaber habe keinen Anspruch auf Unterlassung, denn er, der Beklagte, müsse den Patentgegenstand nutzen, um dem Standard zu genügen. Der kartellrechtliche Lizenzeinwand gegen die Durchsetzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruches sei dann begründet, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt seien: der Lizenzsucher mache dem Patentinhaber ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages, das der Patentinhaber nicht ablehnen dürfe, ohne den Lizenzsucher zu diskriminieren; der Lizenzsucher, der den Patentgegenstand bereits genutzt habe, müsse die Benutzung regelmäßig abrechnen und die sich aus dem Vertrag ergebenden Lizenzgebühren an den Patentinhaber zahlen oder hinterlegen.

Der Bundesgerichtshof formuliere in seiner Entscheidung strenge Voraussetzungen an den kartellrechtlichen Lizenzeinwand. Könne der Beklagte diese jedoch nachweisen, stehe ihm der „dolo petit“-Einwand gegen die Durchsetzung des Unterlassungsanspruches zu. In der Praxis versuchten seit der Entscheidung viele beklagte Patentnutzer, diese Voraussetzungen nachzuweisen.

Damit stellten sich die Fragen nach Reichweite und praktischer Umsetzung der Entscheidung.

Dr. Kellenter ging auf die instanzgerichtliche Rechtsprechung seit „Orange Book“ ein und bezog sich dabei besonders auf Entscheidungen der Landgerichte Düsseldorf und Mannheim.

Zunächst stelle sich die Frage, wann ein positives Benutzungsrecht bestehe. Manche argumentierten, ein positives Benutzungsrecht folge aus einer FRAND-Lizenzbereitschaftserklärung (FRAND = Fair, Reasonable an Non Discriminatory terms), die den Unterlassungsanspruch von vornherein ausschließe, wenn der Patentinhaber gegenüber einer Standardisierungsorganisation (wie ETSI = European Telecommunications Standards Institute) eine Lizenzbereitschaftserklärung abgegeben habe, wobei die Erklärung gegenüber ETSI französischem Recht unterliege.

Als Folge komme die „Orange Book“-Doktrin dann nicht mehr zur Anwendung.

Nach ständiger Rechtsprechung der Landgerichte Düsseldorf und Mannheim dagegen vermittele eine Lizenzbereitschaftserklärung gegenüber ETSI kein Benutzungsrecht nach französischem Recht, sondern sei nur eine invitatio ad offerendum sowie eine deklaratorische Wiederholung bereits bestehender kartellrechtlicher Pflichten. Denn eine Lizenzbereitschaftserklärung für ein deutsches Patent oder den deutschen Teil eines Europäischen Patents unterliege nach dem Schutzlandprinzip (lex fori) zwingend deutschem Recht. Ziehe man das Vertragsstatut in Betracht, komme ebenfalls deutsches Recht zur Anwendung. Nach dieser Rechtsprechung folge aus einer ETSI-Lizenzbereitschaftserklärung kein positives Nutzungsrecht, ebenso wenig eine negative Lizenz und auch kein Verbotsverzicht.

Im Hinblick auf die Anwendbarkeit der „Orange Book“-Kriterien gelte nach der Rechtsprechung die Entscheidung des BGH grundsätzlich für alle Sachverhalte, in denen der Lizenzeinwand auf eine marktbeherrschende Stellung des Patentinhabers gestützt werde. Insbesondere komme es nicht darauf an, ob es sich um einen „de facto“ (gewachsenen) Standard handele oder um einen von einer Standardisierungsorganisation festgelegten Industriestandard. Auch wenn der Patentinhaber eine FRAND-Erklärung gegenüber ETSI abgegeben habe, seien die „Orange Book“-Kriterien anzuwenden.

Unerheblich für die Interessenabwägung bei der Anwendung der „Orange Book“-Kriterien sei es nach der Rechtsprechung der Landgerichte Düsseldorf und Mannheim, ob der Kläger eine Patentverwertungsgesellschaft (non-practicing entity) oder ein selbst produzierendes/vertreibendes/forschendes Unternehmen sei. Im Hauptsacheverfahren komme es nicht auf die Person des Klägers an.

Dr. Kellenter griff den kritischen Einwand gegenüber der „Orange Book“ Entscheidung auf, der Bundesgerichtshof habe darin europarechtliche Aspekte nicht hinreichend gewürdigt. Dies sei jedoch (wie auch die Landgerichte Düsseldorf und Mannheim entschieden hätten) sehr wohl der Fall, denn Art. 82 EG (jetzt undefinedArt. 102 AEUV) werde in der Entscheidung genannt und das vom Bundesgerichtshof entwickelte Hinterlegungsmodell entspreche dem EU-Effektivitätsgrundsatz, indem der Lizenzsucher sogar privilegiert werde durch die Möglichkeit der Hinterlegung.

Zur Frage, wie Angebot und Annahme ausgestaltet sein müssten, gab Dr. Kellenter den Hinweis, beides werde wie in der normalen Industriepraxis gehandhabt. Das Angebot müsse annahmefähig ausgestaltet sein, insbesondere alle essentialia negotii enthalten und unbedingt sein. Aufschiebende oder auflösende Bedingungen nach undefined§ 158 BGB seien nach der instanzgerichtlichen Rechsprechung unzulässig (insbesondere Verletzungsvorbehalt und Rechtsbestandsvorbehalt). Ein Angebot, das in diesem Bereich als üblich anzusehen sei, müsse nicht vom Patentinhaber angenommen werden, da nach unterschiedlichen Marktsituationen differenziert werden könne, dürfe aber auch nicht kartellrechtswidrig abgelehnt werden. Der Lizenzsucher habe keinen Anspruch darauf, die Lizenz unter denselben Bedingungen erteilt zu bekommen wie beispielsweise Lizenzsucher vor ihm (das Diskriminierungsverbot sei keine Meistbegünstigungsklausel).

Für den Lizenzsucher sei es schwierig, ein angemessenes Angebot abzugeben. Verweigere der Patentinhaber die Annahme eines üblichen Angebots, müsse er adäquate Gegenvorschläge innerhalb des Gestaltungsspielraumes unterbreiten. Verweigere der Patentinhaber die Verhandlungen insgesamt, führe das zur Unterstellung der Angemessenheit des abgegebenen Angebots.

Ein noch ungelöstes Problem stellt nach Dr. Kellenter die Frage der Höhe der FRAND-Lizenzgebühr besonders in den Fällen dar, in denen es um tausende Patente (Patentportfolio) geht (gerade im Telekommunikationsrecht üblich). Es sei gerichtlich noch nicht entschieden, wie man mit einer Vielzahl von Patenten umzugehen habe, da Gegenstand von Verletzungsverfahren oft nur ein standardessentielles Patent sei. In der numerischen Herunterrechnung sieht Dr. Kellenter wohl keinen brauchbaren Lösungsansatz.

Weiterhin müsse nach der Rechtsprechung des Landgerichtes Mannheim die Schadensersatzpflicht für die Vergangenheit anerkannt werden, sie müsse im FRAND-Angebot also enthalten sein.

Angriffe auf den Rechtsbestand müssten nach der Rechtsprechung des Landgerichtes Mannheim und des Oberlandesgerichtes Karlsruhe ebenfalls nicht geduldet werden. Eine Kündigungsregel für den Fall, dass der Lizenznehmer den Rechtsbestand des Patentes angreife, sei nach der Rechtsprechung kartellrechtlich zulässig, da dem Patentinhaber das Festhalten am Lizenzvertrag dann unzumutbar wäre.

Einer Kopplung standardessentieller Patente mit nicht-standardessentiellen Patenten müsse der Patentinhaber nach einer Entscheidung des Landgerichtes Mannheim nicht zustimmen, dieses sei kartellrechtlich auch nicht notwendig, da kein Anspruch auf Lizenzierung der nicht standard-essentiellen Patente bestehe. Ob der Patentinhaber einer Kopplung mit weiteren standardessentiellen Patenten zustimmen müsse, war bisher noch nicht zu entscheiden. Dafür dürfte laut Dr. Kellenter maßgeblich sein, ob das Angebot üblich sei, die Patente auch nach Auffassung des Patentinhabers standardessentiell seien und ob und unter welchen Bedingungen an etwaigen ausländischen standardessentiellen Patenten nach dem anwendbaren Recht Lizenzen erteilt werden müssten. Der Patentinhaber dürfe jedoch ein Einzellizenzangebot nicht aus dem Grund ablehnen, er wolle nur eine Portfolio-Lizenz erteilen. Eine Ausnahme gebe es bei Poollizenzen: wenn das Patent grundsätzlich nur im Pool weltweit lizenziert werde, sei der Patentinhaber nicht verpflichtet, eine Einzellandlizenz zu gewähren.

Zu Art und Umfang der Abrechnung führte Dr. Kellenter aus, dass bereits vor Abschluss des Lizenzvertrages eine für den Patentinhaber nachprüfbare und nachvollziehbare Abrechnung vorgelegt werden müsse.

Die Hinterlegung müsse grundsätzlich nach undefined§ 372 BGB in angemessener Höhe und unter Verzicht auf die Rücknahme erfolgen. Eine Einzahlung bei einer Privatbank sei nach der Rechtsprechung dafür nicht ausreichend.

Bei zu später Geltendmachung des Zwangslizenzeinwandes drohe eine prozessuale Verspätung, diese spiele in der Praxis jedoch keine große Rolle (außer bei Missbrauchsfällen). Unabhängig von der prozessualen Verspätung eines Lizenzvertragsangebotes bleibe die kartellrechtliche Pflicht des Patentinhabers zur Annahme eines „Orange Book“-kompatiblen Lizenzvertragsangebots erhalten.

Zum Lizenzeinwand in anderen europäischen Jurisdiktionen gebe es nach Dr. Kellenter bislang keine Entscheidungen über Unterlassungsansprüche aus standardessentiellen Patenten. Englische Gerichte drängten den Kläger in der Regel dazu, freiwillig auf ein Unterlassungsurteil zu verzichten und das Gericht unter Anwendung der sogenannten „Shelfer Kriterien“ Schadensersatz anstelle von Unterlassung ausurteilen zu lassen. In den Niederlanden gebe der Anspruch auf eine FRAND-Lizenz kein Nutzungsrecht und der Lizenzsucher müsse vor Aufnahme der Patentbenutzung eine Lizenz nehmen.

Dr. Kellenter erörterte dann die Pressemitteilung (undefinedIP/12/1448 v. 21.12.2012 – Kartellrecht: Kommission übermittelt Samsung Mitteilung der Beschwerdepunkte wegen möglichen Patentmissbrauchs auf dem Mobiltelefonmarkt) und dem Memo (undefinedMemo/12/1021 v. 21.12.2012 – Samsung - Enforcement of ETSI standards essential patents (SEPs)) der EU-Kommission in der Sache Samsung/Apple und deren Auswirkung auf die Praxis von „Orange Book“.

Im Fall Samsung ./. Apple brachte Apple 2007 das iPhone und 2010 das iPad auf den Markt, Samsung Konkurrenzprodukte mit dem Google-Betriebssystem Android, mit ähnlichen Funktionen; Apple verklagte Samsung weltweit auf Unterlassung aus produktspezifischen Apple-Patenten (z.B. Touchscreen-Steuerung) sowie aus Geschmacksmustern hinsichtlich der Form des iPads; Samsung reagierte mit weltweiten Gegenklagen aus standardessentiellen Patenten von Samsung für den UMTS-Standard.

Dr. Kellenter betonte, die Mitteilung der Beschwerdepunkte der EU-Kommission weiche von der bisherigen „Orange Book“-Praxis ab. Die Kommission lege in ihrer Mitteilung ihre vorläufige Auffassung dar, dass in Anbetracht des speziellen Falles (Samsung hatte zugesagt, Lizenzen für seine standardessentiellen Patente zu FRAND-Bedingungen zu erteilen und Apple zeigte Bereitschaft, eine FRAND-Lizenz für diese standardessentiellen Patente auszuhandeln) eine Unterlassungsverfügung dem Wettbewerb abträglich sei, da sonst die Gefahr bestehe, dass Produkte ohne Grund vom Markt ausgeschlossen würden. Dies gelte jedoch nur für den Fall, dass der Lizenznehmer sich verhandlungswillig gezeigt habe. Nach Ansicht der Kommission komme es bei einem Kartellrechtsverstoß diesbezüglich hauptsächlich auf die Verhandlungsbereitschaft an. Dies ist jedoch nach Dr. Kellenter ein weit gefasster, ungenauer und auslegungsbedürftiger Begriff.

Im Memo der Kommission stelle diese ausdrücklich klar, dass sie den grundsätzlichen Einsatz von Unterlassungsverfügungen durch den Patentinhaber jedoch nicht in Frage stelle. Ebenso beziehe sie keine Stellung zur Rechtsbeständigkeit und Verletzung der fraglichen Patente, die weiterhin von den nationalen Gerichten zu bestimmen seien, oder zur Höhe einer angemessenen Lizenzgebühr.

Aufgrund des Unterschiedes zur bisherigen „Orange Book“-Praxis warf Dr. Kellenter die Frage auf, welche Auswirkungen die Pressemitteilung und das Memo konkret auf die „Orange Book“-Praxis haben.

Grundsätzlich müssen nationale Gerichte EU-Recht anwenden.

undefinedArt. 16 VO (EG) Nr. 1/2003 besage, wenn die Kommission eine Entscheidung erlassen habe oder zu erlassen beabsichtige, dürften nationale Gerichte keine zuwiderlaufenden Entscheidungen erlassen. Dabei sei die vorläufige Ansicht der Kommission gemäß undefinedArt. 16 VO (EG) Nr. 1/2003 durch nationale Gerichte zu beachten, jedoch nur bei gleichen Sachverhalten anzuwenden. Weiche der Sachverhalt ab, sei durch deutsche Gerichte weiterhin die „Orange Book“-Praxis anzuwenden.

Zur Frage der Aussetzung bei Vorgreiflichkeit, undefined§ 148 ZPO, postuliert Dr. Kellenter, dass bei Verfahren mit anderen Parteien mangels Sachverhaltsidentität keine Vorgreiflichkeit bestehe und eine Aussetzung daher nicht in Betracht komme.

Zu undefinedArt. 15 VO (EG) Nr. 1/2003, dass nationale Gerichte die Kommission um Stellungnahme zur Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft bitten könnten, gab Dr. Kellenter zu bedenken, dass die Kommission wohl auch keine weiteren Informationen geben könne außer zum bisher speziell behandelten Fall Samsung ./. Apple.

Es komme darüber hinaus eine Vorlagefrage an den EuGH nach undefinedArt. 267 AEUV in Betracht, zu der der BGH verpflichtet sei, die Instanzgerichte jedoch nicht. Nach europäischem Recht sei es eindeutig zulässig, dass Instanzgerichte selbst von Entscheidungen des EuGH und von Entscheidungen der Kommission abweichen dürften, wenn es sachlich begründet sei. Auch hier sei die Auffassung der Kommission bisher nur eine vorläufige, die nicht zwingend einer Vorabentscheidung durch den EuGH bedürfe.

Der BGH habe mit seiner „Orange Book“-Entscheidung ein überzeugendes Konzept und einen ausgewogenen Ausgleich der Interessen von Patentinhaber und Lizenzsuchenden vorgeschlagen und hierbei auch europäisches Kartellrecht geprüft und beachtet.

Dr. Kellenter führte aus, dass es nach undefinedArt. 6 VO (EG) Nr. 1/2003 die Pflicht nationaler Gerichte sei, EU-Kartellrecht auszulegen und anzuwenden, doch sei die Auffassung der EU-Kommission im Ganzen rechtlich nicht überzeugend und nationale Gerichte auch nicht an diese vorläufige Entscheidung gebunden. Die Auffassung der Kommission ignoriere die (im deutschen Recht) herrschende Meinung, dass der Marktbeherrscher nur durch Ablehnung eines FRAND-Angebotes seine marktbeherrschende Stellung missbrauche, aber nicht selbst ein Angebot vorlegen müsse. Sie missachte zudem, dass mit dem Abstellen auf eine „Verhandlungsbereitschaft“ statt auf ein Angebot des Lizenzsuchenden dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet werde und Unterlassungsklagen praktisch immer ausgeschlossen seien, da es ein Leichtes sei, Verhandlungsbereitschaft vorzutäuschen und Verhandlungen ohne Ergebnis in die Länge zu ziehen. Weiter beachte die Kommission in Pressemitteilung und Memo nicht die seit 2009 ausgewogene „Orange Book“-Systematik und verstoße gegen die Grundsätze des EuGH aus der Entscheidung „ITT Promedia“.

Die vorläufige Ansicht erzeuge für einzelstaatliche Gerichte weder Bindungswirkung noch Bindungszwang nach undefinedArt. 16 VO (EG) Nr. 1/2003 zwischen anderen Parteien und/oder hinsichtlich anderer Patente und/oder hinsichtlich anderer Standards.

Entsprechend habe das Landgericht Düsseldorf in einem Urteil vom 11.12.2012 die Prüfung verlangt, ob überhaupt eine Bindungswirkung in diesem speziellen Fall eintreten könne. Das Landgericht Mannheim habe in einer mündlichen Verhandlung am 15.02.2013 die Auffassung vertreten, dass es trotz der beabsichtigten Entscheidung der Kommission weiterhin nach den „Orange Book“-Kriterien entscheiden werde, da es sich nicht um denselben Sachverhalt, andere Parteien, ein anderes Patent und einen anderen Standard handele.

Eine Aussetzung nach undefined§ 148 ZPO komme insgesamt auch deshalb nicht in Betracht, da schon keine Bindungswirkung nach undefinedArt. 16 VO (EG) Nr. 1/2003 bestehe.

In einer Revisionsentscheidung könne der BGH in einigen Jahren vielleicht dem EuGH die Sache vorlegen, vorausgesetzt, die Kommission fälle tatsächlich eine Entscheidung entsprechend ihrer vorläufigen Auffassung und der EuGH sei diesbezüglich noch nicht tätig geworden.

 

II. In der anschließenden Diskussion kam die Anmerkung, die EU-Kommission habe sich sehr wohl mit der „Orange Book“-Entscheidung in der Fusionskontrollentscheidung auseinander gesetzt und dort bereits leise Kritik angebracht.

Zudem seien die Voraussetzungen von „Orange Book“ für den Beklagten sehr schwierig darzulegen, und ein Unterlassungsanspruch bei standardessentiellen Patenten wirke vernichtend aufgrund des praktischen Verbots der Marktteilnahme.

Auch folge die Kommission einem anderen kartellrechtlichen Ansatz. Man könne sicher wie in anderen Staaten eher auf Schadensersatz drängen, müsse dies aber besser begründen als bisher in Pressemitteilung und Memo, denn der Unterlassungsanspruch sei die wirksamste Waffe; eine Entscheidung über einen Schadensersatzanspruch dauere zum Teil sehr lange und würde im Ergebnis den Schutz des Patentes entkernen. Zum wirksamen Schutz des Patents sei daher die mögliche Drohung einer Unterlassung erforderlich, um das Patent wirksam schützen zu können.

Auch wurde der Begriff der „Verhandlungsbereitschaft“ kritisiert, er sei zu weit gefasst und zu wenig konkretisiert.

Kritisch wurde bemerkt, die Kommission würde wohl keine Pressemitteilung herausgeben, wenn ihre Ansicht rein speziell und fallbezogen auf den Fall Samsung ./. Apple beschränkt wäre.

Als letzter Punkt wurde die generell zu beobachtende Spannung zwischen Exekutive und Judikative angesprochen. Diskutiert wurde zuletzt, ob die Kommission als Exekutive überhaupt der Judikative vorgreifen könne. Grundsätzlich seien Gerichte ohnehin an die EU-Rechtsprechung gebunden, undefinedArt. 16 VO (EG) Nr. 1/2003  fordere aber eine Bindungswirkung.

Man war sich einig, mit Spannung zu verfolgen, wie Rechtsprechung und EU-Kommission letztendlich entscheiden werden.

Wiss. Mit. Pia Christine Greve

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