Schloss Mickeln, Blauer Salon
09.05.07 18:00 - 20:00

Werkstattgespräche: Rechtserhaltende und rechtsverletzende Benutzung im Markenrecht

Referent: RA Dr. Uwe Lüken,
Bird & Bird,
Düsseldorf

Wiss. Mit. Mathias Schneider

Das Werkstattgespräch auf Mickeln am 09.05.2007 sollte abermals ganz im Sinne der Werkstatt, dem Bericht aus der eigenen Praxis, stehen. Dr. Uwe Lüken, Rechtsanwalt bei Bird & Bird (Düsseldorf), referierte zum Thema „Rechtserhaltende und rechtsverletzende Benutzung im Markenrecht“. In der Begrüßung kamen der Referent und Gastgeber Prof. Dr. Busche darin überein, dass es sich damit eigentlich um zwei komplexere Themen handele, die aber beide im Fluss seien und deshalb den Charakter eines Berichts aus der Werkstatt sehr gut wiedergeben.

Rechtserhaltende Benutzung
Dr. Lüken stellte zunächst die Benutzung als zentralen Begriff des Markenrechts voran. Dieser diene insbesondere als Abgrenzung oder gar Korrektiv zu anderen Schutzrechten wie dem Patent- oder Urheberrecht, in denen kein Benutzungszwang vorliegt. Dies beruht darauf, dass das Markenrecht einen anderen Ansatz verfolgt und keine kreative Leistung belohnt, demgegenüber aber einen grundsätzlich zeitlich unbegrenzten Schutz gewährt. Im Vergleich zu den USA, in denen ein Benutzungswille positiv zur Markenanmeldung nachgewiesen werden muss, liegt in Deutschland ein abweichendes System vor: Der Grundsatz der Amtsermittlung findet keine Anwendung, statt dessen bestehen die Institute der selbständigen Löschungsklage (§ 49 MarkenG) und des Einwandes der Nichtbenutzung im Prozess bzw. Widerspruchsverfahren.

Im Folgenden wurden am Tatbestand des § 26 MarkenG die einzelnen Voraussetzungen einer rechtserhaltenden Benutzung näher beleuchtet. Dr. Lüken stellte fest, dass sich bei der Benutzung „für die Marke“ ein Nexus zu vielen EuGH-Entscheidungen zur graphischen Darstellbarkeit ergibt und die Marke letztlich so benutzt werden muss wie sie eingetragen ist, entsprechend ihrem Schutzumfang. Die EuGH-Entscheidung „Have a Break“ werfe beispielsweise die interessante Frage auf, ob die Nutzung eines eingetragenen (Teil-)Zeichens innerhalb eines Gesamtzeichens ausreichend ist und dies auf die Problematik der rechtserhaltenden Benutzung übertragbar ist. Eine weitere offene Frage ergebe sich etwa bei Markenmodernisierungen. Hier ist zweifelhaft, ob die alte Marke durch die neuere, renovierte Marke noch mitbenutzt wird. Der Referent riet hier zur sicheren Lösung, indem man die alte Marke verlängert. Als abschließendes Beispiel zu dieser Voraussetzung wurde die Entscheidung des LG Berlin „Kartoffelschlößchen Toscanini“ (Urt. vom 06.02.2007, 15 O 520/06) besprochen, die eine Marke für Gastronomiedienstleistungen zum Gegenstand hatte.

Zum Merkmal der Benutzung „für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen“ wurde die Problematik erörtert, bei der Marken nur für Einzelwaren, nicht aber im Rahmen des gesamten Oberbegriffs verwendet werden. Dr. Lüken stellte dazu drei Lösungsansätze vor, die sich entweder am Oberbegriff (Maximallösung) oder an der Einzelware (Minimallösung) orientieren bzw. dazwischen vermitteln (erweiterte Minimallösung). Letztere war dem Referenten in ihrer Begrifflichkeit aber zu undeutlich gefasst. Im Anschluss wurden noch einmal die wesentlichen Aspekte zur Benutzung „für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen“ anhand bekannter Rechtsprechung herausgearbeitet: Als interessante Frage an BGH – Otto (GRUR 2005, 1047) deckte Dr. Lüken auf, ob man einer Marke denn ansehen könne, wie sie benutzt wird. Hinsichtlich BGH – Ichthyol II (GRUR 2006, 937, 939) begrüßte er die Ansicht des BGH, den Oberbegriff für maßgeblich zu erachten, und fasste schließlich EuGH – Sunrider (GRUR 2006, 582) damit zusammen, dass die Anforderungen an die Ernsthaftigkeit der Benutzung verschwindend gering sein können.

Abschließend zur rechtserhaltenden Benutzung wurde noch ein Blick auf Beweisfragen geworfen. Das Problem in der Praxis liegt häufig darin, dass der grundsätzlich beweislastige Kläger keine Mittel hat, eine Benutzung negativ nachzuweisen und auch eventuelle Benutzungsrecherchen in der Regel ergebnislos enden. Nach BGH – Bärenfang (GRUR 1963, 270, 271) kommt die Rechtsprechung dem Kläger aber entgegen, indem sie die Anforderungen sehr gering hält. Dr. Lüken ließ aber anhand eines eigenen Falles unter dem Stichwort „Ausforschungsbeweis in der Praxis“ durchblicken, dass die Gerichte die Beweislastfrage teilweise doch wieder zu Ungunsten des Klägers auslegen.

Rechtsverletzende Benutzung
Die Thematik der rechtsverletzenden Benutzung wurde anhand der dazu maßgeblichen Rechtsprechung besprochen. Dr. Lüken stellte heraus, dass selbst zur Grundentscheidung EuGH – BMW ./. Deenik (GRUR Int 1999, 438) noch vieles offen sei. Der Problemschwerpunkt bei den Entscheidungen BGH – Festspielhaus I (GRUR 2002, 814) sowie BGH – Frühstücksdrink I und II (GRUR 2002, 809 und 812) liege hingegen mehr bei der Kennzeichenschwäche.

Nach einer kurzen Beschreibung der bekannten Entscheidung EuGH – Arsenal (GRUR 2003, 55) lenkte Herr Dr. Lüken die Aufmerksamkeit auf den Fall Farbmarkenverletzung I, an der er selbst mitgewirkt hat. Dabei hat ein Mobilfunkunternehmen in Printwerbung die magenta-Farbe der Telekom verwendet, die zwar nicht als Farbmarke eingetragen war, aber als Benutzungsmarke Schutz erlangt hatte. Da die Farbe für eine rechtsverletzende Benutzung so in der Anzeige dargestellt sein muss, dass sie als Herkunftshinweis verstanden wird, spielt bei der Frage nach einer rechtsverletzenden Benutzung in dieser Konstellation damit interessanterweise schon die Kennzeichnungskraft eine Rolle.

Im Anschluss wurde noch auf einige aktuelle Probleme verwiesen, insbesondere die neuere Entscheidung des EuGH: Autec (GRUR 2007, 318). Sie betrifft einen Spielzeughersteller, der ohne Lizenz Spielzeugautos von Opel hergestellt hat. Zwar hatte sich Opel auch die Marke für Spielzeug gesichert, im Vordergrund stand aber eine Verletzung der KFZ-Marke. Der Referent deutete an, dass sich der EuGH mit seinem Verweis an die Tatsacheninstanz (LG Nürnberg) wohl scheue, eine rechtsverletzende Benutzung zu bejahen. Er selbst sähe hingegen bei Ablehnung einer solchen eine Vielzahl unlösbarer Folgeprobleme. Letztlich wurde noch auf BGH – Impuls (GRUR 2007, 65) und die Problematik einer rechtsverletzenden Benutzung bei Metatags hingewiesen. Dabei stelle sich die Frage: „Wie kann eine Benutzung durch etwas erfolgen, das ich nicht sehe?“. Noch schwieriger gestalte sich diese Problematik bei Ad-Words, in der sich die Instanzgerichtsentscheidungen derzeit gegenüberstehen: OLG Braunschweig (WRP 2007, 435) contra OLG Düsseldorf (WRP 2007, 443).

Diskussion
In der anschließenden Diskussion wurden viele Aspekte des Vortrags noch einmal aufgegriffen. Am Beispiel der Ad-Words und der autec-Entscheidung wurde festgestellt, dass die Herkunftsfunktion der Marke immer mehr in den Vordergrund rückt, nicht zuletzt deshalb, weil der EuGH diese Funktion stark forciert. Zur autec-Entscheidung hätte man sich auch eine Begründung über § 23 MarkenG vorstellen können. Auf eine eigene Überlegung zur Maximal-, Minimallösung angesprochen, unterstrich Dr. Lüken die Schwierigkeit, hier zu einer interessengerechten Lösung zu kommen. Wichtig sei dabei aber im Wesentlichen nur eine Art bewegliches System, das ein Korrektiv vorsehe, wenn man von vorneherein schon sehr restriktiv an die Sache herangeht. Darüber hinaus wurde die Filterfunktion der rechtsverletzenden Benutzung gegenüber einer festgestellten Markenverletzung erörtert und die rechtserhaltende Benutzung bei Wort-Bild-Zeichen konkretisiert, bevor die Teilnehmer die Veranstaltung wie üblich im Hauskeller beschlossen.

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