Schloss Mickeln, Blauer Salon
10.05.06 18:00 - 20:00

Werkstattgespräche: Rote Karte für Produktpiraten - zusätzliche Möglichkeiten durch die Grenzbeschlagnahme

Referentin: RA'in Dr. Claudia Milbradt
Clifford Chance, Düsseldorf

Wiss. Mit. Philipp Runge

Thema der Werkstattgespräche vom 10. 5. 2006 waren die rechtlichen und praktischen Voraussetzungen und Folgen der Produktpiraterieverordnung VO (EG) Nr. 1383/2003. Rechtsanwältin Dr. Claudia Milbradt berichtete von ihren Erfahrungen als Partnerin für den Bereich Gewerblichen Rechtsschutz bei Clifford Chance. Frau Dr. Milbradt stellte zunächst die Bedeutung der Grenzbeschlagnahme im Allgemeinen sowie den Anwendungsbereich der Produktpiraterieverordnung und das Verfahren der Grenzbeschlagnahme im Besonderen dar.

Den größten Teil ihres Vortrags widmete sie der umstrittenen Frage der Rechtsverletzung bei bloßem Transit: Stellt die bloße Durchfuhr durch das Bundesgebiet eine Markenverletzung dar? Grundsätzlich sind zwei Formen der Durchfuhr zu unterscheiden. Im weiteren Sinne umfasst die Durchfuhr das Umsatzgeschäft im Inland. Im engeren Sinne handelt es sich bei der Durchfuhr um den reinen Transit, gegebenenfalls unter Einbeziehung von Hilfsgeschäften. Kern des Problems ist der Gegensatz zwischen der durch den EG-Vertrag geschützten Warenverkehrsfreiheit einerseits und andererseits der Rechtsposition des Markeninhabers. Die deutschen Gerichte haben gegensätzliche Entscheidungen getroffen. Das OLG Koblenz hat bei einer reinen Warendurchführung die Markenverletzung im Sinne von Art. 5 Abs. 1, 2 Markenrichtlinie und § 14 Abs. 2, 3 MarkenG abgelehnt (GRUR-RR 2004, S. 289, 290). Das OLG Nürnberg entschied hingegen, dass der Transit gekennzeichneter Ware eine relevante Benutzungshandlung darstellt (GRUR-RR 2002, S. 98).

Der EuGH entschied in einem Grundsatzurteil unter Berücksichtigung der durch den EG-Vertrag geschaffenen Zollunion, dass Waren, die in einem Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellt worden sind und sich im Durchfuhrverkehr in einem anderen Mitgliedstaat befinden, in den Anwendungsbereich der Artikel 28 bis 30 EG fallen, auch wenn sie für ein Drittland bestimmt sind. Die zollamtliche Zurückhaltung lässt sich nicht aus Gründen des Schutzes des gewerblichen und kommerziellen Eigentums im Sinne von Artikel 30 EG rechtfertigen, weil die Durchfuhr keine Vermarktung der betreffenden Waren impliziert und folglich den spezifischen Gegenstand des Markenrechts nicht verletzen kann (Urt. v. 23. 10. 2003, C-115/02 - Rioglass).

Frau Dr. Milbradt stellte kurz weitere EuGH-Entscheidungen zu Varianten des Sachverhalts dar, der in „Rioglass“ zu beurteilen war. (s. Präsentation). Anschließend ging die Referentin näher auf die noch nicht entschiedene Rechtssache „Diesel“ ein (Vorabentscheidungsgesuch des BGH vom 2. 6. 2005, C-281/05 - Montex Holdings Ltd/Diesel). Der BGH hat dem EuGH die Frage vorgelegt, ob die eingetragene Marke ihrem Inhaber das Recht gewährt, die Durchfuhr von Waren mit dem Zeichen zu verbieten. Falls ja, stellt sich die Frage, ob sich daraus eine besondere Beurteilung ergeben kann, dass das Zeichen im Bestimmungsland keinen Schutz genießt. Ist es weiterhin maßgeblich, ob die für einen Mitgliedstaat bestimmte Ware aus einem Mitgliedstaat, aus einem assoziierten Staat oder aus einem Drittstaat stammt, und kommt es dabei darauf an, ob die Ware im Ursprungsland rechtmäßig oder unter Verletzung eines dort bestehenden Kennzeichenrechts des Markeninhabers hergestellt worden ist?

Frau Dr. Milbradt legte im Folgenden dar, welche Entscheidungsalternativen sich dem EuGH bieten: Der EuGH könnte zum Ergebnis gelangen, dass die Durchfuhr per se eine Markenverletzung nach Artikel 5 Abs. 1, 3 Markenrichtlinie darstellte. Dieses Ergebnis wäre allerdings mit der Entscheidung „Rio Glass“ unvereinbar und entsprechend unwahrscheinlich. Frau Dr. Milbradt wies im Übrigen darauf hin, dass eine solche Entscheidung zur Folge hätte, dass Transitländer eine enorme Bedeutung für Schutzrechtportfolios erhalten würden. Unwahrscheinlich wäre weiter ein Ergebnis, nach dem der Transit prinzipiell nicht unter Art. 5 Abs. 1, 3 Markenrichtlinie fiele. Eine solche Entscheidung begründete einen Widerspruch zwischen der Markenrichtlinie und der Produktpiraterieverordnung. Denkbar wäre hingegen die Entscheidung, dass aus Gründen der Warenverkehrsfreiheit keine markenrechtsverletzende Handlung bei innergemeinschaftlicher Durchfuhr vorliege, ansonsten aber eine Markenrechtsverletzung. Dies wäre eine Abwägung der Rechtsposition der Markeninhaber mit dem Gemeinschaftsziel der Grundfreiheiten zugunsten der Warenverkehrsfreiheit.

Abschließend machte die Referentin Ausführungen zum Transit patentverletzender Waren. Bislang gibt es hierzu keine BGH-Rechtsprechung. In der Literatur herrscht die Ansicht vor, dass die Schutzrechtsinhaber keine Ansprüche wegen des Transits patentverletzender Ware haben, da § 9 PatG die Verletzungshandlungen abschließend aufzählt. Das LG Hamburg hat am 2. April 2004 die bloße Durchfuhr patentverletzender Erzeugnisse durch Deutschland als Patentverletzungshandlung qualifiziert und unter den Tatbestand des Inverkehrbringens nach § 9 PatG subsumiert (LG Hamburg, 315 O 305/04). Frau Dr. Milbradt legte in diesem Zusammenhang als Grundsatz nahe, auch im Patentrecht die Verletzungstatbestände im Lichte des EG-Rechts auszulegen.

Nach ihrem Vortrag diskutierte Frau Dr. Milbradt mit den Zuhörern weitere praktische und rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Produktpiraterieverordnung. Eine Haftung der Transportunternehmer lehnte sie außer bei Fällen von Offensichtlichkeit ab. Anderenfalls würde den Transportunternehmern eine unangemessene Mitwirkungspflicht auferlegt. Auch die Frage, ob es für Unternehmer die Möglichkeit gebe, gegen die Eintragung durch die Zollbehörden als potentielle Verletzer vorzugehen, verneinte die Referentin grundsätzlich. Das Problem liege schon darin begründet, dass der betroffene Unternehmer von der Eintragung nichts wisse. Herr Prof. Dr. Jan Busche, geschäftsführender Direktor des Zentrums für Gewerblichen Rechtsschutz, fragte abschließend, inwieweit das Problem der Durchfuhr im Marken- und im Patentrecht parallel beurteilt werden könne. Frau Dr. Milbradt wies darauf hin, dass im Patentrecht die Verletzungstatbestände abschließend und nicht beispielhaft wie im Markenrecht aufgeführt seien. Allerdings spreche für eine parallele Beurteilung, dass die Produktpiraterieverordnung alle Fälle gleich behandle.

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